Відповідальність, гарантії та обмеження в ліцензійному договорі

Відповідальність ліцензіара за виконання основних і додатко­вих зобов'язань розширюється договірним розподілом між сторонами комерційних ризиків використання ліцензії. Ліцензійні договори на ви­користання об'єктів промислової власності відзначаються ще й тим, що їх дія, ефективність, взаємовигідність та інші позитивні якості до­сить часто зумовлюються не тільки добросовісністю сторін, але й рядом інших, часто незалежних від їх волі факторів.

В силу цих обставин в ліцензійних договорах варто передба­чити не тільки їх наслідки, але й певним чином забезпечити немож­ливість їх настання. З цією метою зарубіжна практика виробила ряд правових запобіжних засобів, які мають в певній мірі унеможливити вплив сторонніх факторів на процес виконання ліцензійного договору. Тому зараз в ліцензійних договорах прийнято передбачати обов'язок ліцензіата гарантувати можливість їх виконання. Мова йде про на­дання ліцензіаром ряду гарантій ліцензіату, оскільки суди не визна­ють відповідальності ліцензіара за існування і використання патен­тних прав або їх практика в цьому відношенні є досить суперечною.

При вирішенні питання про гарантії необхідно враховувати три основні моменти:

1. Власник патенту вправі передати технологію лише в тому обсязі, яким володіє він сам;

2. Обмеження в часі викликано строком дії патенту;

3. Надійність патенту, його законність. При слабкому патенті небезпека порушити права третіх осіб набагато збільшується. І санкції в цьому випадку можуть бути надто жорстокими.

Зарубіжна практика підрозділяє всі можливі гарантії на дві групи. Такий розділ зумовлений характером можливих недоліків при використанні об'єкту ліцензування. В одному випадку використанню цього об'єкту перешкоджають треті особі, в іншому - він не має тих якостей, які передбачались договором.

В першу групу входять гарантії існування патентних прав, що передаються. Ліцензіар гарантує наявність у нього прав на патент (чи патенти) на дані об'єкти промислової власності в момент укладання ліцензійного договору, гарантує юридичну дійсність патенту, підтри­мання його чинності протягом дії ліцензійного договору, а також його технічну здійсненність та інше.

Другу групу складають гарантії безперешкодного використання передбачених ліцензійним договором патентних прав. До цієї групи відносяться гарантії ліцензіара в тому, що він особисто ніякими влас­ними діями або діями третіх осіб не буде перешкоджати нормальному використанню ліцензіатом своїх прав, а також гарантує не переусту- пати ці ж права третім особам. До цієї групи відносяться гарантії па­тентної чистоти предмету ліцензії, а також захист від посягань третіх осіб на права, що передаються по ліцензії.

Вірогідність патентних прав є більшою для тих патентів, які ви­даються за перевірочною системою. В країнах із явочною системою видачі патентів (на страх і ризик заявника) ця вірогідність нижча. В такому випадку ліцензіар має взяти на себе відповідальність за до­стовірність патенту.

В правових системах Європи передбачається, що ліцензіар має гарантувати наявність і вірогідність патенту, і він несе ризик по­вного або часткового анулювання. Крім того, ліцензіар має гаранту­вати приналежність патенту саме йому.

В умовах гострої конкурентної боротьби оспорювання патенту стало звичайним способом боротьби з конкурентом. Тому ліцензіари часто намагаються не включати у ліцензійний договір такої умови.

Бажано також, аби ліцензіар гарантував, що його патент не за­чіпає прав і інтересів третіх осіб.

Ліцензіар зобов'язаний гарантувати підтримання чинності па­тенту. Однак, можлива ситуація, коли ліцензіар домовляється з лі­цензіатом про те, що останній буде вносити за ліцензіара чергові щорічні платежі за підтримання чинності патенту. Звичайно, що на цю суму буде зменшено розмір ліцензійної винагороди.

Ліцензіар може гарантувати технічну здійсненність об'єкту лі­цензії, або гарантію відновлення технологічного процесу. Це одна з найбільш дорогих і складних гарантій. Якщо ліцензіат якимось чином про неї забув - це великий плюс для ліцензіата. Гарантію на процес можна давати лише в тому випадку, якщо такий же цех або завод вже працює. Результати дослідних або лабораторних досліджень у ви­робничих умовах можуть не підтвердитися, а тому в угоді по гарантіям повинно бути чітко визначено, що означає: технологія працює чи не працює. Необхідно попередньо обумовити умови здійснення техно­логії (процесу), вимоги до матеріалів, устаткування, кваліфікації об­слуговуючого персоналу.

Обмеження гарантій, тобто прав ліцензіата, можна поділити на обмеження, які випливають з юридичної природи ліцензійного дого­вору та обмеження, які підпадають під сферу дії антимонопольного або антиконкурентного законодавства.

Обмеження, що випливають з юридичної природи ліцензійного договору:

1. Територіальне обмеження. У договорі вказується, у межах якої країни (або деяких країн) діє договір.

2. Обмеження в часі. Ліцензія може бути надана на весь строк дії патенту або на частину цього строку. Зазвичай

строк дії ліцензії коливається від 5 до 10 років, причому в угоді може бути вказано, що при закінченні терміну ліцен­зії сторони, за взаємною згодою, можуть зробити пролон­гацію на якійсь інший визначений строк.

3. Обмеження в обсязі прав. В договорі передбачається, що ліцензіат отримує право на виробництво продукції по ліцензії та її збут. Не виключена можливість передачі права лише на виготовлення або лише на збут. Конкретизуючи обсяг прав, які передаються (виробництво, використання, експорт, імпорт ліцензійної продукції), ліцензіар отримує гарантію від можливого позову ліцензіа­та, за яким за рішенням суду він може отримати права в повному обсязі, що може принести шкоду ліцензіару. При цьому необхідно пам'ятати про доктрину, яка склалася у світовій практиці, про заборону вводити обмеження на товар, вже випущений на ринок ліцензіатом.

Ліцензіар, надаючи ліцензію, може вказати, що об'єкт про­мислової власності буде використано ліцензіатом тільки в певній галузі промисловості (наприклад, передається право на застосування удосконалення двигуна внутріш­нього згорання тільки у тракторобудуванні або навіть для виробництва тракторів певних моделей, в той же час як це удосконалення може бути використано при виробництві автомашин, літаків, суден тощо).

Звужуючи сферу застосування, ліцензіар отримує можли­вість видавати декілька ліцензій для використання одного і того ж об'єкту промислової власності.

4. Обмеження цін. В ліцензії може бути вказано, що ліцензі­ат не має права продавати продукцію, що виготовляється за ліцензією, за ціною вище або нижче встановленої дого­вором, причому у ліцензійному договорі не може бути зафіксована ціна продукції.

5. Обмеження в кількості виробів. В договорі можна обме­жити виробництво максимальним або мінімальним обся­гом вироблених виробів. Таке обмеження залежить в пев­ній міри від конкуренції на ринку.

При обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги антимонопольного законодавства України, зокрема положення про недопустимість нав'язування ліцензіаром таких умов договору, або додаткових умов, які ставлять ліцензіата (ліцензіатів) у нерівне ста­новище, в тому числі нав'язування товару, непотрібного ліцензіату.

В українському законодавстві не існує навіть примірного пе­реліку недопустимих обмежень, які не можна застосовувати у ліцен­зійних договорах. Тому, виходячи з практики, при укладенні ліцензійних договорів не слід:

- зобов'язувати ліцензіата купувати будь-які матеріали у ліцензіара або осіб, яких він назвав або схвалив, за виклю­ченням випадків, коли інші способи неможливі для забезпе­чення належної якості виробів;

- обмежувати вільне використання ліцензіатом будь-яких матеріалів, за виключенням випадків, коли це необхідно для забезпечення якості виробленої продукції;

- зобов'язувати ліцензіата продавати вироблену ним продук­цію виключно або переважно особам, вказаним ліцензіатом;

- обмежувати свободу експорту продукції по ліцензії без достатніх на те підстав;

- встановлювати фіксовану ціну на продаж продукції, виготов­леної за переданою технологією;

- встановлювати тривалість дії договору на строк, який пере­вищує строк дії патентів;

- забороняти ліцензіату застосування, удосконалення і подальший розвиток об'єктів, які є предметом ліцензійного договору, і обмежувати правову охорону від свого імені винаходів, які є результатами власних досліджень.

Дані обмеження містяться майже у всіх антитрестовських і ан- тимонопольних законодавствах країн світу, у тому числі і в країнах Європи.

Дата добавления: 2014-12-16