Прекращение исключительного права на товарный знак

Статья 1512. Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

1. Статья 1512 ГК посвящена основаниям для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, т.е. обстоятельствам, при которых возможно прекращение исключительного права на товарный знак.

ГК указывает на то, что оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак. В свою очередь, в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным отменяется и решение о регистрации товарного знака.

Тем самым ГК связывает воедино решение о государственной регистрации товарного знака и действие исключительного права на соответствующий товарный знак. С учетом того, что оспаривание происходит путем подачи возражения в палату по патентным спорам, указанное положение означает, в частности, что решение о регистрации товарного знака как ненормативный правовой акт оспаривается не отдельно, а одновременно с оспариванием охраны товарного знака в административном порядке.

Кроме этого из данного положения вытекает, что признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку означает недействительность исключительного права изначально, с самого момента его возникновения. Иными словами, в данном случае считается, что товарный знак никогда не был зарегистрирован.

2. Пункт 2 ст. 1512 ГК перечисляет обстоятельства, при которых предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным, а также устанавливает срок, в течение которого охрана может быть оспорена. Данный перечень является исчерпывающим.

ГК предусматривает возможность оспаривания правовой охраны как полностью, так и частично. В последнем случае имеется в виду возможность оспорить правомерность включения в товарный знак отдельных элементов либо регистрацию товарного знака в отношении отдельных товаров.

Первые две группы таких обстоятельств связаны с несоответствием регистрации товарного знака положениям ст. 1483 ГК. В круг таких оснований входят, в частности, случаи, когда товарный знак не обладает различительной способностью, включает государственные гербы, флаги и иные официальные символы, является ложным или способен ввести в заблуждение, тождественен или сходен до степени смешения с чужими фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями, товарными знаками, наименованиями мест происхождения товаров. Об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку подробно см. в коммент. к ст. 1483.

Срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку на основании ее несоответствия п. 1-5, 8 и 9 ст. 1483 ГК не ограничен, а на основании несоответствия п. 6 и 7 указанной статьи - составляет пять лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

В подп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК предусматривается возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, если товарный знак был зарегистрирован на имя лица или образования, которые не имеют статуса юридического лица и не являются индивидуальным предпринимателем. По данному основанию регистрация товарного знака может быть оспорена в течение всего срока действия исключительного права.

В подп. 4 п. 2 ст. 1512 рассматривается ситуация, когда уже после регистрации товарного знака предоставляется правовая охрана сходному до степени смешения общеизвестному товарному знаку, с более ранним приоритетом. В данном случае ГК признает, что регистрация первого товарного знака подлежит отмене. По данному основанию регистрация товарного знака может быть оспорена в течение всего срока действия исключительного права.

Одним из случаев, когда возможно оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку, является регистрация товарного знака на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции, с нарушением требований данной Конвенции. Данное основание соответствует требованиям ст. 6 septies указанной Конвенции, которая предоставляет владельцу товарного знака, охраняемого в одной из стран - участниц Конвенции, право оспорить регистрацию товарного знака в одной или нескольких из указанных стран, если регистрация несанкционированно произведена на имя его агента или представителя. Данная норма введена с целью предотвращения и устранения последствий злоупотреблений в сфере регистрации товарных знаков со стороны лиц, которые тесным образом были связаны с правообладателем, являясь его агентом или представителем, и при этом недобросовестно воспользовались отсутствием регистрации товарного знака в одной из стран - участниц Парижской конвенции. Стоит отметить, что ГК не требует, чтобы лицо осуществляло представительские функции именно в Российской Федерации. В связи с этим для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно, чтобы лицо выполняло функции агента или представителя в любой стране мира.

ГК не раскрывает в ст. 1512, какие именно лица могут считаться агентами или представителями. В связи с этим очевидно, что эти категории должны пониматься в том смысле, который вытекает из ст. 182 или 1005 ГК. То есть лицо считается представителем, если оно совершало сделки от имени другого лица (обладателя исключительных прав на товарный знак в одной из стран - участниц Парижской конвенции) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Статус "агента" предполагает совершение лицом по поручению другого лица (обладателя исключительных прав на товарный знак в одной из стран - участниц Парижской конвенции) юридических и иных действий.

Подпункт 6 п. 2 ст. 1512 ГК также направлен на борьбу со злоупотреблениями в сфере регистрации товарных знаков и рассматривает в качестве основания для оспаривания правовой охраны товарного знака признание действий правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Злоупотребление правом запрещается ст. 10 ГК, которая указывает на то, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Под недобросовестной конкуренцией согласно ст. 4 ФЗ "О защите конкуренции" понимаются любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Согласно п. 2 ст. 14 указанного Закона не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В данном случае в качестве недобросовестной конкуренции рассматривается совокупность действий, включающая подачу заявки, получение свидетельства на товарный знак, а также последующую реализацию исключительных прав. При этом из анализа правоприменительной практики следует, что необходимыми условиями для признания описанных действий недобросовестной конкуренцией являются, во-первых, тождество или сходство до степени смешения товарного знака с обозначением, применявшимся до регистрации знака другим хозяйствующим субъектом - конкурентом для индивидуализации своей продукции (за исключением случаев, когда правообладатель первым начал использовать такое обозначение до его регистрации в качестве товарного знака). Во-вторых, необходимо, чтобы исключительные права на товарный знак использовались его правообладателем для вытеснения с рынка указанного хозяйствующего субъекта - конкурента (например, предъявление претензий, исков с требованием прекратить использование товарного знака).

Функции защиты от недобросовестной конкуренции выполняет антимонопольный орган - ФАС России. Основаниями для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства являются материалы, поступившие из государственных органов и указывающие на совершение недобросовестной конкуренции, заявления юридических или физических лиц, обнаружение признаков нарушения антимонопольным органом, а также сообщения СМИ.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства может рассматриваться антимонопольным органом по месту совершения нарушения либо по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы. По окончании рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган принимает соответствующее решение.

3. Пункт 3 ст. 1512 ГК предусматривает возможность оспаривания предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку, если этот знак не удовлетворяет требованиям, предъявляемым ГК. В частности, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным, если данный знак вообще не является широко известным среди потребителей, приобрел широкую известность позже даты, на которую установлена общеизвестность, либо обозначение приобрело известность по отношению к товарам другого лица.

Статья 1513. Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

1. ГК предусматривает административный порядок рассмотрения споров относительно недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку. Оспаривание осуществляется путем подачи возражения в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. ГК установлено, что возражения, предусмотренные ст. 1512, подаются заинтересованным лицом. Таким образом, положения ГК ограничивают круг лиц, которые могут оспорить регистрацию товарного знака, поскольку право на подачу возражения связывается с наличием у лица интереса. Заинтересованным может быть признано лицо, чьи права и охраняемые законом интересы затрагиваются регистрацией спорного товарного знака. Это положение существенно отличает ГК от ранее действовавшего законодательства, в соответствии с которым значительная часть возражений могла быть подана любым лицом.

В отношении возражений, которые подаются по основанию, предусмотренному подп. 5 п. 2 ст. 1512, а именно: если регистрация неправомерно произведена на имя агента или представителя лица, обладающего исключительным правом на аналогичный товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции, возражение подается обладателем такого права.

3. Подпункт 6 п. 2 ст. 1512 ГК предусматривает возможность признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. В отличие от ранее указанных возражений, которые подаются в палату по патентным спорам, возражение по рассматриваемому основанию подается непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Это связано с тем, что в данном случае факт злоупотребления правом или осуществления недобросовестной конкуренции уже установлен компетентным органом и не требует повторного рассмотрения или подтверждения.

На основании решения, которое содержит указание на злоупотребление правом со стороны правообладателя или осуществление им недобросовестной конкуренции, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности исключает спорный товарный знак из реестра.

4. Из пункта 4 ст. 1513 ГК следует, что по результатам рассмотрения всех возражений, в том числе тех, которые подаются в палату по патентным спорам, решение принимает федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Этим решением федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку или отказать в таком признании. На основании ст. 1248 ГК решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности вступают в силу со дня принятия и могут быть оспорены в судебном порядке с учетом положений ст. 13 ГК.

Аналогичная процедура применялась и в период действия Закона о товарных знаках. Палата по патентным спорам рассматривала возражения в заседаниях с привлечением лица, подающего возражение, и правообладателя. По результатам рассмотрения возражения с учетом представленных сторонами документов и их доводов палата принимала решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении возражения. Это решение после изготовления в полном объеме направлялось руководителю федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, которой мог утвердить его либо отказать в утверждении и направить дело на новое рассмотрение в палату по патентным спорам.

5. Пункт 5 ст. 1513 ГК определяет последствия принятия федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения об удовлетворении возражения.

В том случае, если возражение удовлетворяется полностью, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности аннулирует свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков. При частичном удовлетворении возражения правообладателю выдается новое свидетельство, а в Государственный реестр товарных знаков вносятся изменения.

6. Поскольку признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку затрагивает права не только обладателя исключительного права, но и лицензиатов, ГК указывает на то, что лицензионные договоры в данном случае сохраняют свое действие в той мере, в которой они были исполнены к моменту принятия решения. Таким образом, указанные договоры не аннулируются и не признаются недействительными. Это важное уточнение устраняет существовавшую ранее правовую неопределенность относительно последствий прекращения исключительного права на товарный знак для заключенных лицензионных договоров.

Статья 1514. Прекращение правовой охраны товарного знака

1. Статья 1514 ГК регулирует отношения, связанные с прекращением правовой охраны товарного знака. В отличие от признания недействительным предоставления правовой охраны, в случае прекращения правовой охраны товарного знака исключительное право прекращается лишь с момента принятия решения, а до этого момента считается действовавшим.

Первое основание для прекращения правовой охраны связано с истечением срока действия данного права. Согласно ст. 1491 ГК исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Однако при этом срок действия исключительного права на товарный знак может быть неограниченное число раз продлен на 10 лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Таким образом, данное основание фактически означает прекращение исключительного права на товарный знак в связи с тем, что его обладатель в установленный срок не подал заявление о продлении срока действия исключительного права.

ГК содержит положения, которые обязывают правообладателя использовать товарный знак в отношении товаров, для которых он зарегистрирован. Невыполнение такой обязанности является основанием для полного или частичного прекращения правовой охраны товарного знака.

В соответствии со ст. 1486 ГК заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Принятие палатой по патентным спорам решения об удовлетворении такого заявления влечет досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Одним из оснований для прекращения правовой охраны товарного знака является прекращение деятельности правообладателя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Очевидно, что в данном случае имеется в виду ситуация, когда права на товарный знак не могут перейти в порядке правопреемства другому лицу. Указанные обстоятельства устанавливаются решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Следует также отметить, что п. 4 ст. 1514 ГК, в отличие от подп. 3 п. 2 ст. 1512, рассматривает ситуацию, когда правовая охрана изначально была предоставлена правомерно, с соблюдением положений ст. 1478.

Правообладатель вправе отказаться от своего исключительного права на товарный знак и уведомить об этом письменно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. На основании такого заявления правовая охрана товарного знака прекращается досрочно.

Подпункт 6 п. 1 ст. 1514 ГК в качестве основания для досрочного прекращения правовой охраны рассматривает утрату товарным знаком способности быть средством индивидуализации товаров конкретного производителя в связи с тем, что зарегистрированное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. В данном случае имеется в виду, что обозначение вошло во всеобщее употребление уже после регистрации товарного знака и первоначально исключительное право было получено правомерно.

По основаниям досрочного прекращения правовой охраны ГК в целом приравнивает общеизвестный товарный знак к обычным товарным знакам. Охрана общеизвестного товарного знака не может быть досрочно прекращена в связи с истечением срока правовой охраны, поскольку для общеизвестных товарных знаков такой срок отсутствует. Кроме этого, к общеизвестному товарному знаку неприменимы правила, касающиеся коллективного товарного знака.

Однако в дополнение к указанным ранее основаниям ГК предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака, если уже после предоставления ему правовой охраны в качестве общеизвестного товарного знака он перестал быть широко известным в Российской Федерации в отношении товаров правообладателя. Решение об утрате общеизвестным товарным знаком широкой известности устанавливается решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. В соответствии с п. 3 ст. 1511 ГК правовая охрана коллективного товарного знака прекращается досрочно, если знак использовался на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. В соответствии с п. 1 ст. 1510 ГК коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Поэтому невыполнение этого условия служит основанием для прекращения правовой охраны.

При этом правовая охрана прекращается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если указанные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением суда, принятым по результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица.

3. Пункт 3 ст. 1514 ГК предусматривает возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, если переход исключительного права будет вводить потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. При этом данное правило применяется только в отношении перехода права на товарный знак в порядке, предусмотренном ст. 1241, т.е. при универсальном правопреемстве, например при реорганизации юридического лица, а также в случае обращения взыскания на имущество правообладателя.

Дата добавления: 2015-06-25