Деятельности и средства индивидуализации 50 страница

9. В статье 1235 ГК РФ изложены условия заключения лицензионного договора о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые определяют также содержание лицензионных договоров о предоставлении права использования селекционного достижения.

Среди условий лицензионного договора необходимо выделять существование условий, требующих согласования волеизъявлений контрагентов (лицензиара или лицензиата), которые подразделяются на предписываемые законом (в данном случае ст. 1235 ГК РФ) и инициативные (признаваемые существенными по желанию сторон).

К существенным условиям лицензионного договора, предписываемым ГК РФ, можно отнести условия о предмете договора, о способах использования селекционного достижения и о цене возмездного лицензионного договора.

Существенное условие о предмете лицензионного договора одновременно индивидуализирует предмет исполнения (охраняемый сорт растений или порода животных с указанием регистрационного номера и даты выдачи патента) и определяет характер самого договора (предоставление исключительного или неисключительного права использования селекционного достижения).

Существенное условие лицензионного договора о способах использования селекционного достижения определяет конкретные правомочия лицензиата по использованию охраняемого объекта, например права лицензиата на производство и воспроизводство, вывоз, ввоз, предложение к продаже, продажу и иные способы введения в гражданский оборот семян или племенного материала селекционного достижения.

Способы использования селекционного достижения закреплены в закрытом перечне ст. 1421 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье). При этом такие способы могут быть указаны в лицензионном договоре общим способом (т.е. совместно) или конкретно (т.е. по отдельности).

Лицензионные договоры согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ могут быть возмездными и безвозмездными.

Условие о цене возмездного лицензионного договора (обусловленного договором вознаграждения) также является существенным, поскольку при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным, т.е. несуществующим.

В отдельных статьях ГК РФ указаны условия лицензионного договора, которые могут и не согласовываться сторонами, но, тем не менее, войдут в содержание их договорного обязательства как условия, предусмотренные диспозитивными нормами этих статей.

Следует полагать, что такие условия нельзя классифицировать в качестве существенных условий лицензионного договора.

К указанной категории условий лицензионного договора относятся условия о территории действия, о сроке, на который заключается лицензионный договор, о предоставлении лицензиару отчета об использовании соответствующего объекта.

Так, согласно п. 3 ст. 1235 ГК РФ, в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование в данном случае селекционного достижения. Если территория, на которой допускается использование соответствующего объекта, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории России.

Согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права. Однако если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное. Здесь явно чувствуется влияние положений авторского права.

Пункт 1 ст. 1237 ГК РФ предписывает, что лицензиат обязан представлять лицензиару отчет об исполнении результата интеллектуальной деятельности, если лицензионным договором не предусмотрено иное. В том случае, если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

10. Неисполнение той или иной стороной лицензионного договора его условий может повлечь возложение на виновную сторону гражданско-правовых санкций по правилам договорной ответственности.

Вместе с тем ГК РФ предусматривает возможность наступления внедоговорной (деликтной) ответственности вследствие использования лицензиатом селекционного достижения вне пределов предоставленного лицензиату объема прав.

Так, согласно п. 3 ст. 1237 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращению действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, включает ответственность за нарушение исключительного права. Иными словами, упомянутые выше противоправные действия лицензиата квалифицируются как нарушение патента или контрафакция.

Статья 1429. Открытая лицензия на селекционное достижение

Комментарий к статье 1429

1. Комментируемая статья представляет собой один из двух случаев так называемого самоограничения прав патентообладателя путем добровольно принятых на себя обязательств, которой ранее соответствовала ст. 19 Закона о селекционных достижениях.

Институт открытой лицензии больше известен в патентной практике, и в разных правовых системах он имеет свои особенности.

Целесообразность института открытой лицензии заключается в стремлении государства ускорить оборот исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Для достижения указанной цели государство идет на предоставление патентообладателю льготы по уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.

2. Содержание открытой лицензии заключается в публичном оповещении, обращенном к неопределенному кругу лиц, которое осуществляется путем подачи патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям заявления о возможности предоставления любому лицу права использования селекционного достижения (абзац первый п. 1 комментируемой статьи).

Взамен патентообладатель получает уменьшение размера патентной пошлины за поддержание патента в силе на 50% начиная с года, следующего за годом публикации указанным федеральным органом сведений об открытой лицензии (абзац второй п. 1 комментируемой статьи).

При этом следует учитывать то обстоятельство, что по смыслу комментируемой нормы "год публикации" и "год, следующий за годом публикации" - это не календарные годы, а годы действия соответствующего патента, отсчитываемые от даты подачи соответствующей заявки.

3. Положения абзаца третьего п. 1 комментируемой статьи являются новеллами в ГК РФ.

Если ранее сведения о заявлении об открытой лицензии публиковались в официальном бюллетене безвозмездно для патентообладателя, то в настоящее время сведения об открытой лицензии публикуются федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям за счет патентообладателя.

В комментируемом абзаце также предписано, что патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать селекционное достижение, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Указание в комментируемом абзаце на простую (неисключительную) лицензию дает основание утверждать, что патентообладатель имеет право подавать заявление о предоставлении открытой лицензии в том случае, если он прежде никому не предоставлял исключительную лицензию в отношении того же селекционного достижения.

Вполне очевидно, что заключенный на основе открытой лицензии лицензионный договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по селекционным достижениям.

4. В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрена возможность отзыва патентообладателем своего заявления о предоставлении открытой лицензии по истечении двух лет со дня публикации сведений о такой лицензии.

Это решение означает для патентообладателя обязанность доплатить все суммы пошлин за поддержание патента в силе за период времени, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, в том случае, если до отзыва этой лицензии никто не изъявил желание использовать селекционное достижение. Вполне очевидно, что в дальнейшем патентные пошлины за поддержание патента в силе уплачиваются патентообладателем в полном объеме.

В случае заключения лицензионных договоров на условиях открытой лицензии до момента отзыва этой лицензии лицензиаты сохраняют свои права на весь срок действия таких лицензионных договоров. И в этом случае патентные пошлины за поддержание патента в силе уплачиваются патентообладателем в полном объеме со дня отзыва открытой лицензии.

Следует особо отметить, что в соответствии с ранее действовавшим законодательством (абзац четвертый ст. 19 Закона о селекционных достижениях) заявление патентообладателя о прекращении действия открытой лицензии удовлетворялось только при условии согласия всех владельцев открытой лицензии, т.е. лицензиатов в лицензионных договорах, заключенных на условиях открытой лицензии.

5. Поскольку предложения о заключении лицензионного договора на основе открытой лицензии могут поступать только в адрес патентообладателя, федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям не может проверить достоверность утверждения патентообладателя, содержащегося в его ходатайстве об отзыве своего заявления об открытой лицензии, о непоступлении таких предложений.

Следовательно, удовлетворение указанного ходатайства происходит в случае доплаты требуемых пошлин автоматически, что в принципе может затронуть экономические интересы лиц, которые ранее не смогли достичь соглашения с патентообладателем в связи с заключением лицензионного соглашения на основе открытой лицензии.

6. Следует особо отметить, что в комментируемой статье не установлены правовые последствия бездействия патентообладателя по истечении двух лет с даты публикации сведений об открытой лицензии.

Патентообладатель может не подавать ходатайство об отзыве своего заявления по истечении указанного двухлетнего срока и в то же время пользоваться льготным режимом открытой лицензии по уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.

Следует полагать, что патентообладатель лишен права отзыва своего заявления в указанный двухлетний срок, поскольку решение о противном нарушило бы стабильность публичного оповещения об открытой лицензии, что могло бы повредить экономическим интересам неопределенного круга лиц.

§ 4. Селекционное достижение, созданное, выведенное

или выявленное в порядке выполнения служебного задания

или при выполнении работ по договору

Статья 1430. Служебное селекционное достижение

Комментарий к статье 1430

1. В комментируемой статье предусмотрено правовое регулирование отношений в сфере служебных селекционных достижений.

В ранее действовавшем законодательстве (ст. 5, 23 Закона о селекционных достижениях) указанные отношения были урегулированы менее детально.

Положения комментируемой статьи во многом унифицированы с соответствующими положениями о служебных изобретениях, служебных полезных моделях и служебных промышленных образцах, закрепленными в ст. 1370 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье).

В целом комментируемая статья состоит из норм трудового права, что в известной степени нарушает, с учетом многочисленных норм административного права, включенных в раздел VII, целостность и цивилистический характер ГК РФ.

2. В пункте 1 комментируемой статьи дается легальное определение служебного селекционного достижения: селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное работником в порядке выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания работника.

Таким образом, селекционное достижение признается служебным в двух случаях:

- в порядке выполнения работником своих трудовых обязанностей;

- в порядке выполнения работником конкретного задания работодателя.

Трудовые обязанности работника возложены на него трудовым договором, в котором согласно ст. 57 ТК РФ в обязательном порядке указывается трудовая функция работника (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид получаемой работником работы, т.е. конкретное содержание труда). Именно в трудовой договор, понятие которого раскрыто в ст. 56 ТК РФ, должно быть включено условие об осуществлении работником научно-исследовательской деятельности, входящей в его трудовые обязанности.

Создание, выведение или выявление служебного селекционного достижения в связи с выполнением работником конкретного задания работодателя (например, в рамках порученной работнику исследовательской работы) предполагает получение селекционного достижения вне круга его трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

Такая возможность вытекает из нормы ст. 60 ТК РФ, которая в принципе запрещает требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Именно к "иным федеральным законам" относится ГК РФ.

Вместе с тем следует полагать, что конкретное задание работнику должно входить в сферу деятельности работодателя. Кроме того, весьма существенно, чтобы все условия конкретного задания были согласованы, по аналогии со ст. 60.2 ТК РФ, работодателем с работником в письменной форме.

4. В пункте 2 комментируемой статьи указано, что право авторства на служебное селекционное достижение принадлежит работнику (автору), что в принципе дублирует норму ст. 1418 ГК РФ о том, что право авторства на селекционное достижение неотчуждаемо и непередаваемо.

5. В пункте 3 комментируемой статьи закреплена диспозитивная норма, согласно которой исключительное право на служебное селекционное достижение и право на получение патента принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Как следует из вышеизложенного, факт создания служебного селекционного достижения влечет за собой возникновение у работодателя права на это селекционное достижение, судьбу которого он вправе определить по своему усмотрению.

Таким образом, трудовой или иной договор заключается в тех случаях, когда право на получение патента на служебное селекционное достижение переходит к работнику, поскольку по общему правилу это право возникает у работодателя. На практике условие о переходе права на получение патента на служебное селекционное достижение включается в трудовой договор заранее либо, в случае необходимости, соответствующее изменение вносится в уже действующий трудовой договор.

Возможен вариант, когда работник и работодатель достигнут соглашения о том, что они станут созаявителями и исключительное право на служебное селекционное достижение, в случае выдачи патента, будет принадлежать им совместно.

Указание в комментируемой норме на иной договор между работником и работодателем является новеллой в правовом регулировании служебного селекционного достижения.

Следует полагать, что законодатель в этом случае имеет в виду коллективный договор (ст. 40 ТК РФ), поскольку вопрос о принадлежности служебного селекционного достижения должен решаться только в рамках трудовых отношений.

Указанная концепция - принадлежность служебного селекционного достижения работодателю - в целом способствует соблюдению баланса интересов работника (автора), работодателя и общества в целом, а также соответствует мировой практике.

6. В пункте 4 комментируемой статьи установлен порядок определения принадлежности права на получение патента и исключительного права на служебное селекционное достижение.

По общему правилу (абзац первый п. 4 комментируемой статьи), т.е. в случае отсутствия в договоре <1> между работодателем и работником соглашения об ином, работник должен письменно уведомить работодателя о создании такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана, в качестве селекционного достижения.

--------------------------------

<1> Указание на договор между работником и работодателем не означает его обязательного заключения между сторонами трудового правоотношения по поводу создания, выведения или выявления селекционного достижения, хотя его наличие желательно в целях устранения правовой неопределенности. Главное, чтобы селекционное достижение было получено в результате выполнения работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

В абзаце втором п. 4 комментируемой статьи определены правовые последствия бездействия работодателя в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником о полученном результате, в отношении которого возможна правовая охрана в качестве селекционного достижения.

Так, если работодатель в течение указанного выше срока:

- не подаст заявку на выдачу патента на служебное селекционное достижение в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям;

- не передаст право на получение патента на служебное селекционное достижение другому лицу <1>;

--------------------------------

<1> Следует полагать, что такая передача может осуществляться на основании гражданско-правового договора в письменной форме, который не подлежит государственной регистрации.

- не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате в тайне,

право на получение патента принадлежит работнику.

Вполне очевидно, что в данном случае речь должна идти о переходе права на получение патента к работнику, поскольку в п. 3 данной статьи закреплена презумпция принадлежности указанного права работодателю.

Факт перехода права на получение патента к работнику означает, что работодатель в течение всего срока действия патента имеет право использования селекционного достижения в собственном производстве на условиях простой неисключительной лицензии <1> с выплатой патентообладателю-работнику компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

--------------------------------

<1> Поскольку указанное положение не содержит ограничения по объему использования селекционного достижения, предполагается, что установление объема использования селекционного достижения зависит от работодателя.

Из вышеизложенного следует, что патентообладатель-работник имеет безусловное право на компенсацию, независимо от того, использует ли он сам служебное селекционное достижение, предоставил ли он лицензию другому лицу или вовсе его не использует.

Поскольку работодатель может реализовать свое право на использование служебного селекционного достижения в режиме неисключительной лицензии в течение довольно продолжительного времени, то возможны различные ситуации с правовым оформлением указанного права работодателя.

Так, если работодателя и работника связывают трудовые отношения, то их взаимоотношения по выплате компенсации должны быть урегулированы в трудовом договоре или путем дополнительного соглашения к трудовому договору. Если начало использования служебного селекционного достижения приходится на период времени, когда между работодателем и работником прекращены трудовые отношения, между ними должен быть заключен лицензионный договор, подлежащий государственной регистрации, одно из условий которого - выплата патентообладателю, бывшему работнику, компенсации.

7. В пункте 5 комментируемой статьи закреплено право работника на получение от работодателя вознаграждения за использование созданного, выведенного или выявленного служебного селекционного достижения в размере и на условиях, которые определяются соглашением между ними, но не менее чем в размере, составляющем 2% от суммы ежегодного дохода от использования селекционного достижения, включая доход от предоставления лицензий, которое выплачивается работнику в течение шести месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось селекционное достижение.

Примечательно, что вышеуказанные положения о выплате вознаграждения работнику, не являющемуся патентообладателем, в целом воспроизводят положения ст. 23 ранее действовавшего Закона о селекционных достижениях. Эти положения менее благоприятны для работника-селекционера по сравнению, например, с нормами о вознаграждении работника за служебное изобретение, когда работник имеет право на вознаграждение уже в случаях получения работодателем патента на служебное изобретение, принятия им решения о сохранении информации о таком изобретении в тайне, передачи им права на получение патента другому лицу, неполучения патента по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Кроме того, следует отметить, что в ст. 23 ранее действовавшего Закона о селекционных достижениях устанавливалось право автора селекционного достижения на получение вознаграждения от патентообладателя, что автоматически снимало вопрос о том, кто должен платить вознаграждение в случае отчуждения патента на селекционное достижение другому лицу, если в договоре отсутствовала соответствующая оговорка.

Напротив, комментируемая статья сохраняет правовую неопределенность во взаимоотношениях между работодателем и работником, являющимся автором селекционного достижения, поскольку зачастую при отчуждении исключительное право на служебное селекционное достижение фактически обременяется обязательством по выплате вознаграждения работнику, с которым правопреемника работодателя не связывают никакие отношения.

8. Пункт 6 комментируемой статьи содержит новеллу, несомненно имеющую прогрессивное значение, поскольку она восполняет давно существующий пробел в российском законодательстве.

Развитие правового регулирования служебных селекционных достижений привело к выделению из них особой промежуточной (между служебными и свободными) категории селекционных достижений, созданных, выделенных или выявленных с использованием опыта или иных средств работодателя, права на которые хотя и принадлежат работнику, однако ограничены в значительной степени правами работодателя.

Особым признаком таких селекционных достижений является то обстоятельство, что они получены с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Такие селекционные достижения не являются служебными, а право на получение патента и исключительное право на такие селекционные достижения принадлежат работнику.

При этом работодатель правомочен по своему выбору:

- потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование селекционного достижения для собственных нужд на весь срок действия исключительного права;

- возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием, выведением или выявлением такого селекционного достижения.

Следует учитывать тот факт, что в ГК РФ не раскрыто понятие "для собственных нужд". Вполне очевидно, что на практике различные хозяйствующие субъекты имеют различный масштаб собственных нужд.

Следует также отметить, что за указанную категорию селекционных достижений работодатель не обязан уплачивать патентообладателю-работнику компенсацию или какое-либо иное вознаграждение.

Статья 1431. Селекционные достижения, созданные, выведенные или выявленные по заказу

Комментарий к статье 1431

1. Комментируемая статья является новеллой в российском законодательстве о селекционных достижениях. Ранее в российском гражданском законодательстве был известен только авторский договор заказа.

Как и в некоторых других случаях, здесь явно чувствуется влияние авторского права (в данном случае ст. 1288 ГК РФ), равно как и ст. 1372 ГК РФ ("Промышленный образец, созданный по заказу").

Законодатель прямо не указывает вид договора, который может заключаться между сторонами с целью создания, выведения или выявления селекционного достижения. Однако используемая в данной статье терминология ("заказчик", "подрядчик", "исполнитель") свидетельствует, что это может быть только договор подрядного типа.

2. В анализируемой статье речь идет о селекционном достижении, созданном, выведенном или выявленном по заказу.

В связи с этим возникает вопрос, может ли быть создано, выведено или выявлено селекционное достижение не только по договору заказа, но и в рамках подрядных договоров (например, договора на выполнение научно-исследовательских работ), предметом которых его создание, выведение или выявление прямо не предусмотрено, как это указано, например, в ст. 1371 ГК РФ в отношении изобретения, полезной модели, промышленного образца.

На этот вопрос дает ответ сама специфика селекционного достижения как объекта правовой охраны, допускающая правовую охрану случайно выявленного нового сорта растений или породы животных.

В связи с вышеизложенным следует полагать, что в данном случае, при наличии явного пробела в законодательстве, к договорам на выполнение научно-исследовательских работ в сфере селекционных достижений, возможно, в порядке аналогии закона (ст. 6 ГК РФ), применение правил ст. 1371 ГК РФ.

3. В пункте 1 комментируемой статьи определены предмет договора заказа и принадлежность права на селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное по заказу.

По замыслу законодателя, предметом указанного договора является создание, выведение или выявление селекционного достижения. Однако одного этого указания недостаточно, поскольку передать нематериальный результат работы невозможно. Поэтому необходимо дополнительное указание на передачу заказчику права на получение патента.

Таким образом, толковать предмет договора заказа следует расширительно, включая в него не только нематериальный результат творческой деятельности подрядчика (исполнителя), но и передачу права на получение патента заказчику.

В пункте 1 комментируемой статьи закреплена диспозитивная норма о принадлежности права на получение патента и исключительного права на созданное, выведенное или выявленное селекционное достижение.

Вполне очевидно, что стороны договора заказа могут включить в договор иное условие о принадлежности права на селекционное достижение.

5. В пункте 2 комментируемой статьи определены правовые последствия принадлежности заказчику права на получение патента и исключительного права на селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное по заказу.

В этом случае подрядчик (исполнитель) правомочен, поскольку в договоре не предусмотрено иное, использовать селекционное достижение для собственных нужд на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.

Гражданский кодекс не дает определение термина "для собственных нужд", поэтому в договоре целесообразно указывать, в чем состоят такие нужды (на собственном предприятии, в сфере официальной деятельности и т.д.).

В предложении втором п. 2 комментируемой статьи указано, что договором, на основании которого выполнялась работа, может быть предусмотрена лицензия иного вида.

Следует полагать, что такой лицензией, учитывая общие нормы ст. 1236 ГК РФ о видах лицензионных договоров, может быть исключительная лицензия.

6. В пункте 3 комментируемой статьи определены правовые последствия принадлежности подрядчику (исполнителю) права на получение патента и исключительного права на селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное по заказу.

Эти последствия, по сути, идентичны тем последствиям, которые указаны в п. 5 комментария к данной статье.

7. В пункте 4 комментируемой статьи урегулированы вопросы выплаты вознаграждения автору созданного, выведенного или выявленного по заказу селекционного достижения.

Вознаграждение автору, не являющемуся патентообладателем, выплачивается по правилам п. 5 ст. 1430 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье).

На практике указанное вознаграждение выплачивается патентообладателем, которым, в зависимости от условий договора заказа, может быть как заказчик, так и подрядчик (исполнитель).

Размер и условия выплаты такого вознаграждения устанавливаются соглашением между патентообладателем и автором, но не менее чем в размере, составляющем два процента от суммы ежегодного дохода от использования селекционного достижения, включая доход от предоставления лицензий.

Статья 1432. Селекционные достижения, созданные, выведенные или выявленные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту

Комментарий к статье 1432

В соответствии с комментируемой статьей к селекционным достижениям, созданным (выведенным или выявленным) при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, соответственно применяются правила ст. 1373 ГК РФ, т.е. правила относительно изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданных при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. Иными словами, в данном случае законодатель применил отсылочную норму к правовому регулированию других результатов интеллектуальной деятельности с учетом особенностей селекционных достижений (см. комментарий к ст. 1373 ГК РФ).

Следует особо указать, что до настоящего времени практике не известны работы, выполняемые по государственному или муниципальному контракту, при выполнении которых возможно создание, выведение или выявление селекционных достижений.

Дата добавления: 2015-06-25