Виды лицензий. Лицензионный договор

Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. Классификация договоров.

ТЕМА 3.2 (8-я лекция) КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Допустим, что в результате проведенной НИОКР на вашем предприятии внедрена технологическая линия по производству определенной продукции. Что мешает конкурентам воспроизвести эту линию, выпускать аналогичную продукцию и при более умелом менеджменте попытаться вытеснить вас с рынка. Если же вы фиксируете свою интеллектуальную собственность, предпринимаете охраноспособные действия и вводите эту собственность в состав имущества, то конкуренты вынуждены будут либо уйти с рынка, либо пользоваться вашими трудами, но уже на законном основании в виде покупки права пользования по лицензионному соглашению.

В таком случае предприятие получает дополнительный доход, возможность формировать и регулировать рынок, что также является преимуществом коммерциализации ИС. Кроме того, введение результата интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот увеличивает стоимость всего предприятия, что очень важно при его оценке на предмет получения инвестиций или при сделках по продаже предприятия, поглощении, слиянии и т. д. Еще один плюс - минимизация налогообложения за счет отнесения амортизационных отчислений на затраты предприятия.

Передача прав на использование ОИС на лицензионной основе является основным легальным способом трансфера технологий в международной торговле. Объем международной торговли лицензиями на объекты ИС в последние годы быстро возрастает: с 32 млрд. долларов в конце 80-х годов прошлого века до 150 млрд. долларов в 2005 г. Среднегодовые темпы прироста составили 10-12 %, при этом около 80 % приходится на внутрифирменную торговлю, т.е. передача технологий происходит от материнских компаний к дочерним, внучатым и т.д.

Трансфер технологий является сложным процессом. Это накладывает на белорусских участников обмена технологиями определенные обязательства, связанные со знанием норм и правил обращения с объектами ИС, а также с практическими навыками их применения в конкретных ситуациях.

Обобщенная схема трансфера технологий, включающая следующие этапы: финансирование, выполнение НИОКР, получение прав (патентование, регистрация) на интеллектуальную (промышленную) собственность, экспериментальные работы, производство продукта, коммерциализация.

Опыт развитых стран мира свидетельствует, что вопросами коммерциализации НИОКР должны заниматься специалисты в области передачи технологий, работающие в специально созданных для этих целей структурах. Они получили название офисов трансфера (передачи) технологий (Technology Transfer Offices – TTO)

ТТО, как правило, выполняют следующие функции:

q делают патентные заявки на отечественные и зарубежные изобретения;

q оплачивают стоимость, взимаемую за патентные заявки, и ежегодные сборы за патенты;

q выдают лицензии на запатентованную ИС;

q защищают права собственности от возможных нарушений этих прав;

q собирают роялти (текущие отчисления) с владельцев лицензий, а также распределяют роялти в соответствии с заранее установленной схемой распределения между ТТО (для покрытия административных расходов), институтом или университетом, где данная ИС была создана, и изобретателем (изобретателями) ИС.

Экономическая выгода от работы ТТО состоит не в получении больших роялти, а в том, что в результате процесса коммерциализации образуются новые малые и средние предприятия в сфере высоких технологий, создаются высокооплачиваемые рабочие места для высококвалифицированных сотрудников, а также увеличиваются налоговые поступления в результате появления дополнительной экономической деятельности.

Обладателю имущественных прав на ОИС принадлежит исключительное право правомерного использования этого объекта по своему усмотрению в любой форме и любым способом. Обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности вправе передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать объект интеллектуальной собственности и вправе распорядиться им иным образом.

Основной формой передачи имущественных прав в сфере ИС является договор. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Договор должен:

· содержать предмет договора;

· фиксировать участников договора;

· определять их права и обязанности;

· сроки действия;

· ответственность за нарушение условий договора.

В определенных случаях договоры, например лицензионные договоры или договоры об уступке прав, подлежат регистрации.

Правовой формой использования ОИС заинтересованными лицами являются:

· договоры об уступке прав;

· лицензионные договоры;

· авторские договоры.

Заключение договора об уступке прав означает полную передачу (по существу продажу) правообладателем всех имущественных прав другому лицу, которое становится владельцем этих прав. При этом происходит смена правообладателя.

Лицензионный договор представляет собой соглашение, по которому одна сторона – владелец имущественных прав (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право на использование ОИС на условиях, предусмотренных договором. При этом лицензиат принимает на себя обязательство вносить лицензиару предусмотренные договором платежи.

Авторский договор – это соглашение сторон, касающееся использования охраняемых авторским правом произведений науки, литературы и искусства.

Существуют и иные способы передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности, основными из которых являются:

· договоры подрядного типа;

· договоры на выполнение инжиниринговых работ;

· франчайзинг (договор комплексной предпринимательской лицензии).

Договор франчайзинга можно рассматривать и как "соглашение, при котором производитель или единоличный распространитель продукта или услуги, защищенных торговой маркой, дает эксклюзивные права на распространение на данной территории своей продукции или услуг независимым предпринимателям (розничным торговцам) в обмен на получение от них платежей (роялти) при условии соблюдения технологий производственных и обслуживающих операций"

Суть франчайзинга состоит в предоставлении крупной и известной компанией малому предприятию, часто только начинающему собственный бизнес на рынке, права в течение определенного времени и на оговоренной территории вести предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности франчайзера, с использованием уже отработанной технологии, известного и популярного товарного знака, с возможностью обучения персонала и получения необходимых консультаций. Франчайзер может брать на себя обязательство по поставке оборудования, сырья и материалов, оказывать помощь в управлении бизнесом, предоставлять своим франчайзи финансовую помощь. Вознаграждение по договору франчайзинга, как правило, выплачивается пользователем в форме фиксированного первоначального взноса, платы за лицензию, а также последующих отчислений от выручки или в иной форме, например, посредством приобретения оборудования и материалов у франчайзера.

Эксперты ВОИС определяют франшизу как "договор, по которому одно лицо (правообладатель), имеющее разработанную систему ведения определенной деятельности, разрешает другому лицу использовать эту систему согласно требованиям владельца франшизы в обмен на вознаграждение.

Под лицензией понимается предоставление права на использование изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, ноу-хау и других научно-технических достижений владельцем этих прав (лицензиаром) другому заинтересованному лицу (лицензиару) за обусловленное вознаграждение и на определенных условиях.

По объему передаваемых прав лицензии подразделяются на:

· неисключительные (простые);

· исключительные;

· полные.

При простой(неисключительной) лицензии лицензиар на согласованных условиях предоставляет лицензиату право на изготовление и продажу продукции, в то же время такие же права оставляет и за собой. Это означает, что лицензиар может выдать несколько простых лицензий на одной и той же территории и, кроме того, сам может осуществлять все права по распоряжению объектом лицензии.

При исключительной лицензии предоставляется право монопольного использования объекта лицензии одному лицу на конкретном рынке в объеме, определяемом условиями договора. При этом лицензиар не вправе сам использовать предмет лицензии на данной территории в течение указанного в договоре срока, а также предоставлять лицензии другим лицам.

Полная лицензия дает лицензиату все права на использование объекта лицензии без ограничения территории и срока действия (на объекты промышленной собственности – на весь срок действия патента).

По способу правовой охраны лицензии могут быть:

· патентными (на запатентованные ОПС);

· беспатентные (незапатентованные решения, ноу-хау, техническая документация и т.п.).

Следует иметь в виду, что цена исключительной лицензии, как правило, выше цены неисключительной лицензии, а патентной – выше беспатентной.

По видам и условиям лицензионных договоров: открытая, принудительная, чистая, сопутствующая, сублицензия.

Закон Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. «О патентах на изобретения и полезные модели» предоставляет право объявить о предоставлении открытой лицензии. Суть открытой лицензии состоит в том, что патентообладатель может подать в патентный орган для официального опубликования заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели на условиях неисключительной лицензии. Тот, кто изъявит желание использовать указанное изобретение, полезную модель, обязан заключить с патентообладателем договор о платежах. Сам патентообладатель также не может отказаться от заключения лицензионного договора с лицом, изъявившим желание заключить договор, поскольку была объявлена открытая лицензия.

Патентообладатель не только вправе, но и обязан использовать запатентованное изобретение, полезную модель. В случае неисполнения этой обязанности заинтересованное лицо вправе требовать выдачи ему принудительной лицензии. Принудительной признается лицензия, которая выдается по решению суда вопреки воле патентообладателя. При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем в течение пяти лет изобретения, в течение трех лет полезной модели, любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованное изобретение, полезную модель, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в суд с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения, полезной модели обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей.

Лицензии можно предоставлять в рамках самостоятельного лицензионного договора, так называемые «чистые» лицензии, в составе других коммерческих сделок — «сопутствующие» лицензии, например, в составе договора на поставку комплектного оборудования, выполнения инжиниринговых работ, строительства объектов.

При согласии лицензиара лицензиат может предоставить право на использование объекта лицензии третьим лицам — «сублицензию» на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом. Ответственность перед лицензиатом за действия сублицензиата несет лицензиат.

Структура лицензионного договора:

· преамбула (указываются наименования договаривающихся сторон);

· определение терминов, используемых в тексте;

· предмет договора;

· техническая документация;

· усовершенствования и улучшения;

· гарантии и ответственность;

· техническая помощь в освоении продукции;

· платежи (паушальный, роялти, комбинированные);

· сборы и налоги;

· информация и отчетность;

· обеспечение конфиденциальности;

· защита передаваемых прав;

· реклама;

· разрешение споров;

· срок действия договора и условия его расторжения;

· прочие условия.

Неотъемлемой частью договора являются приложения:

· перечень патентов и патентных заявок;

· перечень ноу-хау;

· перечень технической документации;

· перечень специального оборудования;

· гарантированные технико-экономические показатели;

· условия оказания технической помощи.

В соответствии с законодательством лицензионные договоры подлежат обязательной регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности.

Лицензионный договор всегда является возмездным. Размер и порядок выплаты вознаграждения лицензиару определяется сторонами в договоре в форме поушального сбора (уплачиваемого единовременного вознаграждения при подписании лицензионного договора) и роялти (текущих отчислений в процентах к извлекаемой прибыли или к цене запатентованного продукта).

Дата добавления: 2014-01-07