Гарантії та відповідальність сторін

Територія і галузь застосування

Дозволені способи використання об'єкту інтелектуальної власності

Зазначений пункт повинен чітко і однозначно визначати усі способи використання об'єкта інтелектуальної власності, усі дії які лі­цензіар дозволяє ліцензіату вчинювати з об'єктом. Цей пункт вимагає підвищеної ретельності і уваги як з боку ліцензіата, так і ліцензіара. Для ліцензіата це є важливим з тієї точки зору, що усі повноваження, прямо не передані за ліцензійним договором, вважаються такими, що не передавались. Для ліцензіара це важливо з метою забезпечення своїх прав на подальше використання об'єкту. Права, бажано, визна­чати так, як це зазначено в чинних законодавчих актах, та робити роз- шифровку - уточнення конкретних повноважень.

Дуже часто ліцензіар намагається відсторонити ліцензіата (лі- цензіатів) від ринків, на яких він діє сам або на які він вже надав ви­ключні права іншому ліцензіату. Тому, цілком доречно включити у договір розділ про територію і галузь застосування.

Важливою частиною договору є розділ, який передбачає га­рантії та відповідальність сторін. Природно, що при укладанні дого- 146 вору ліцензіат прагне одержати максимальні гарантії щодо всіх статей договору, а ліцензіар намагається обмежитись мінімальними. Знайти взаємовигідне для обох сторін рішення, «золоту середину» - процес, як правило, нелегкий. Але у будь-якому випадку, ліцензіар повинен нести відповідальність за права, які він передає ліцензіату і які по­винні забезпечити можливість їх використання для вказаної у дого­ворі мети, а ліцензіат - за виплату ліцензійних платежів ліцензіару та за дотримання умов використання прав.

Відповідальність ліцензіара за виконання основних і додатко­вих зобов'язань розширюється договірним розподілом між сторонами комерційних ризиків використання ліцензії. Ліцензійні договори на ви­користання об'єктів промислової власності відзначаються ще й тим, що їх дія, ефективність, взаємовигідність та інші позитивні якості до­сить часто зумовлюються не тільки добросовісністю сторін, але й рядом інших, часто незалежних від їх волі факторів.

Враховуючи це, в ліцензійних договорах варто передбачити не тільки їх негативні наслідки, але й певним чином забезпечити немож­ливість їх настання. З цією метою зарубіжна практика виробила ряд правових запобіжних засобів, які мають в певній мірі унеможливити вплив сторонніх факторів на процес виконання ліцензійного договору. Тому зараз в ліцензійних договорах прийнято передбачати обов'язок ліцензіата гарантувати можливість їх виконання. Мова йде про на­дання ліцензіаром ряду гарантій ліцензіату, оскільки суди не визна­ють відповідальності ліцензіара за існування і використання патентних прав або їх практика в цьому відношенні є досить суперечною.

Розглядаючи питання надання гарантій необхідно враховувати три основні фактори. По-перше, власник прав може передати май­нові права інтелектуальної власності лише в тому обсязі, яким воло­діє він сам. По-друге, обмеження в часі викликано і обмежено терміном дії охоронного документа. По-третє, велике значення має надійність патенту, його «чистота». При слабкому патенті небезпека порушити права третіх осіб набагато збільшується, і санкції в цьому випадку можуть бути досить жорстокими.

Світова практика підрозділяє всі можливі гарантії на дві великі групи. Такий поділ зумовлений характером можливих недоліків при використанні об'єкту ліцензування. В одному випадку використанню цього об'єкту можуть перешкоджати треті особи, в іншому - він не має тих якостей, які передбачались договором.

В першу групу входять гарантії існування патентних прав, що передаються. Ліцензіар гарантує наявність у нього прав на об'єкт ін­телектуальної власності в момент укладання ліцензійного договору, гарантує юридичну дійсність патенту, підтримання його чинності про­тягом дії ліцензійного договору, а також його технічну здійсненність та інше.

Другу групу складають гарантії безперешкодного використання передбачених ліцензійним договором майнових прав. До цієї групи відносяться гарантії ліцензіара в тому, що він особисто ніякими влас­ними діями або діями третіх осіб не буде перешкоджати нормальній реалізації ліцензіатом своїх прав, а також гарантує не передавати ці ж права третім особам. До цієї групи відносяться гарантії «патентної чистоти» предмету ліцензії, а також захист від посягань третіх осіб на права, що передаються по ліцензії.

Вірогідність патентних прав є більшою для тих патентів, які ви­даються за перевірочною системою. В країнах із явочною системою видачі патентів (під відповідальність заявника) ця вірогідність нижча. В такому випадку ліцензіар має взяти на себе відповідальність за до­стовірність охоронного документу. В деяких правових системах Єв­ропи передбачається, що ліцензіар має гарантувати наявність і вірогідність патенту і він несе ризик повного або часткового анулю­вання. Крім того, ліцензіар має гарантувати приналежність патенту саме йому.

Враховуючи, що в сучасних умовах гострої конкурентної бо­ротьби оспорювання патенту стало звичайним способом боротьби з конкурентом, ліцензіари часто намагаються не включати у ліцензій­ний договір такої умови. Бажано також, аби ліцензіар гарантував, що його патент не зачіпає прав і інтересів третіх осіб.

І звичайно, ліцензіар зобов'язаний гарантувати підтримання чинності патенту. Однак, можлива ситуація, коли ліцензіар домовля­ється з ліцензіатом про те, що останній буде вносити за ліцензіара чергові щорічні платежі за підтримання чинності патенту. Природно, що на цю суму буде зменшено розмір ліцензійної винагороди.

Правовласник може гарантувати технічну здійсненність об'єкту ліцензії, або гарантію відновлення технологічного процесу. Це одна з найбільш дорогих і складних гарантій. Гарантію на процес можна да­вати лише в тому випадку, якщо такий же цех або завод вже працює. Результати дослідних або лабораторних досліджень у виробничих умовах може не підтвердитися в угоді по гарантіям повинно бути чітко визначено, що означає: процес працює чи не працює. Необхідно по­передньо обумовити умови здійснення процесу, вимоги до матеріа­лів, устаткування, кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Обмеження гарантій, тобто прав ліцензіата, можна поділити на обмеження, які випливають з юридичної природи ліцензійного дого­вору та обмеження, які підпадають під сферу дії антимонопольного або антиконкурентного законодавства.

До обмежень першої групи відносяться обмеження в території; часі; обсязі прав; обсязі засобів (цін); кількості виробів.

Обмеження за територією. У договорі зазначається, у межах якої країни (або деяких країн) діє договір. За нормою ст.. 1109 Ци­вільного кодексу договір діє на території України, якщо в ньому від­сутня умова про територію, на якій він буде діяти.

Обмеження в часі. Ліцензія може бути надана на весь строк дії патенту або на частину цього строку. Зазвичай строк дії ліцензії ко­ливається від 5 до 10 років, причому в угоді може бути вказано, що при закінченні терміну ліцензії сторони, за взаємною згодою, можуть зробити пролонгацію на якійсь інший визначений строк. Термін дії лі­цензійного договору не може перевищувати терміну, що залишився до спливу терміну дії охоронного документу.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк до­говору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у дого­ворі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість міся­ців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Обмеження за обсягом прав. В договорі передбачається, що ліцензіат отримує право на виробництво продукції по ліцензії та її збут. Не виключена можливість передачі права лише на виготовлення або лише на збут. Конкретизуючи обсяг прав, які передаються (виробниц­тво, використання, експорт, імпорт ліцензійної продукції), ліцензіар от­римує гарантію від можливого позову ліцензіата, за яким за рішенням суду він може отримати права в повному обсязі, що може принести шкоду ліцензіару. При цьому необхідно пам'ятати про доктрину, яка склалася у світовій практиці, про заборону вводити обмеження на товар, вже випущений на ринок ліцензіатом.

Ліцензіар, надаючи ліцензію, може вказати, що об'єкт промис­лової власності буде використано ліцензіатом тільки в певній галузі промисловості (наприклад, передається право на застосування удос­коналення двигуна внутрішнього згорання тільки у тракторобудуванні або навіть для виробництва тракторів певних моделей, в той же час як це удосконалення може бути використано при виробництві авто­машин, літаків, суден тощо).

Звужуючи сферу застосування, ліцензіар отримує можливість видавати декілька ліцензій для використання одного і того ж об'єкту промислової власності.

Обмеження цінових параметрів. В ліцензії може бути вказано, що ліцензіат не має права продавати продукцію, що виготовляється за ліцензією, за ціною вище або нижче встановленої договором, причому у ліцензійному договорі не може бути зафіксована ціна продукції.

Обмеження в кількості виробів. В договорі можна обмежити ви­робництво максимальним або мінімальним обсягом вироблених ви­робів. Таке обмеження залежить в певній міри від конкуренції на ринку.

При обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги ст. 4 Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», зокрема про недопустимість нав'язування ліцензіаром таких умов договору, або додаткових умов, які ставлять ліцензіата (ліцензіатів) у нерівне становище, в тому числі нав'язування товару, непотрібного ліцензіату.

На жаль, в українському законодавстві не існує хоча б орієн­товного переліку недопустимих обмежень, які не можна застосову­вати у ліцензійних договорах. Тому, враховуючи світову комерційну практику, при укладенні ліцензійних договорів не рекомендується до­пускати:

- зобов'язання ліцензіата купувати будь-які матеріали у ліцен­зіара або осіб, яких він назвав або схвалив, за виключенням випадків, коли інші способи неможливі для забезпечення належної якості виробів;

- обмеження вільного використання ліцензіатом будь-яких матеріалів, за виключенням випадків, коли це необхідно для забезпечення якості виробленої продукції;

- зобов'язання ліцензіата продавати вироблену ним продук­цію виключно або переважно особам, вказаним ліцензіатом;

- обмежувати свободу експорту продукції по ліцензії без достатніх на те підстав;

- встановлювати фіксовану ціну на продаж продукції, виготов­леної за переданою технологією;

- встановлювати тривалість дії договору на строк, який пере­вищує строк дії патентів;

- забороняти ліцензіату застосування, удосконалення і подальший розвиток об'єктів, які є предметом ліцензійного договору, і обмежувати правову охорону від свого імені винаходів, які є результатами власних досліджень».

Дані обмеження містяться майже у всіх антитрестовських і ан- тимонопольних законодавствах країн світу, у тому числі і в країнах Європи.

Дата добавления: 2014-12-16