И распоряжения исключительными правами 2 страница

Результаты творческой деятельности могут быть также получены при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, который не предусматривал их создание (получение), т.е. был направлен на другие цели, например на выполнение строительных работ. В этом случае к исключительным правам на указанные результаты применяются те же правила, что и к правам на объекты, специально созданные по государственным или муниципальным заказам. Это прямо предусмотрено законом в отношении программ для ЭВМ и баз данных, а также топологий ИМС (п. 6 ст. 1298 и ст. 1464 ГК).

В частности, субъектом исключительного права на ноу-хау, полученное при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, предполагается исполнитель (подрядчик), если только иное прямо не предусмотрено условиями такого контракта (ч. 1 ст. 1471 ГК).

3. Создание объекта исключительного права при исполнении

обязательств по подрядному договору или договору

на выполнение НИР и ОКР

Охраноспособные результаты научно-технического творчества могут быть созданы в результате выполнения работ по гражданско-правовым договорам подряда и обособившимся от них специальным договорам на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР), которые прямо не предусматривали их создание.

В этом случае исключительное право на соответствующий объект (изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных, топологию ИМС, ноу-хау) по общему правилу принадлежит подрядчику (исполнителю), если только иное, т.е. принадлежность указанного права заказчику, прямо не предусмотрено условиями договора. Но одновременно заказчик получает право использовать созданный объект на условиях простой (неисключительной) лицензии, по сути, имеющей безвозмездный характер <1>. Данное право сохраняется за ним и при отчуждении (передаче) подрядчиком своего исключительного права третьему лицу (п. 1 ст. 1297, п. 1 ст. 1371, п. 1 ст. 1462, ч. 1 ст. 1471 ГК).

--------------------------------

<1> Точнее говоря, использование заказчиком созданного по договору результата научно-технического творчества в данном случае происходит без дополнительной оплаты исполнителю (подрядчику), но фактически включается в стоимость выполненных последним договорных работ. Это препятствует прямой законодательной квалификации данной лицензии в качестве безвозмездной.

Если же по условиям конкретного подрядного договора или договора на выполнение НИР и ОКР исключительное право на результат научно-технического творчества, созданный исполнителем и не предусматривавшийся договором, принадлежит заказчику (либо передано исполнителем третьему лицу, указанному заказчиком), исполнитель (подрядчик) вправе использовать созданный им объект для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.

Следует, однако, иметь в виду, что изложенные правила носят диспозитивный характер. Иначе говоря, условиями конкретного договора возможность получения договорным контрагентом простой (неисключительной) лицензии может быть прямо исключена.

Поскольку исполнителями (подрядчиками) в рассматриваемых договорах являются юридические лица, их работники (физические лица), творческим трудом которых созданы соответствующие охраноспособные объекты (приобретающие режим служебных), наряду с неимущественными интеллектуальными правами приобретают также право на вознаграждение за их использование от своего работодателя.

§ 3. Обязательства из договоров

по распоряжению исключительными правами

1. Договор об отчуждении исключительных прав

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК).

Как уже отмечалось, договор об отчуждении исключительного права как собирательное понятие охватывает различные известные договоры. Возмездное отчуждение исключительного права является либо договором о его купле-продаже (п. 4 ст. 454 ГК прямо предусматривает специальное правило о продаже имущественных прав), либо договором о его мене (например, на акции или на доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью) <1>. Безвозмездное отчуждение исключительного права представляет собой разновидность договора дарения (п. 1 ст. 572 ГК).

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Учебник "Гражданское право: В 4 т. Обязательственное право" (том 3) (под ред. Е.А. Суханова) включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (3-е издание, переработанное и дополненное).

<1> По смыслу п. 1 ст. 583 ГК исключительное право теоретически может также стать предметом договора ренты (подробнее об этом см.: Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. М., 2005. Т. 3: Обязательственное право. С. 428 - 429, автор соответствующей главы - В.С. Ем).

Возможно также внесение этого права в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества (товарищества) или производственного кооператива, в том числе по договору о приобретении акций (долей, паев) такой коммерческой организации (п. 6 ст. 66 ГК). В этом случае соответствующее исключительное право может как полностью отчуждаться, так и передаваться юридическому лицу для временного использования по лицензионному договору <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 2 ст. 34 Закона об акционерных обществах; п. 2 ст. 10 Закона о производственных кооперативах; п. 1 ст. 15 Закона об обществах с ограниченной ответственностью; п. 17 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Вместе с тем договор об отчуждении исключительного права не следует рассматривать в качестве разновидности традиционной уступки права - цессии (ст. 382 ГК). Правила ГК о цессии по прямому указанию закона относятся только к обязательственным, но не к интеллектуальным (исключительным) правам.

По своей юридической природе договор об отчуждении исключительных прав может быть как реальным (в случае, когда правообладатель передает свое исключительное право приобретателю, например, при дарении этого права), так и консенсуальным (в случае, когда правообладатель обязуется передать приобретателю свое исключительное право, например, при его продаже или мене) (п. 1 ст. 1234 ГК).

Данный договор предполагается возмездным (если только его условия прямо не предусматривают безвозмездное отчуждение исключительного права), причем в нем должен прямо определяться размер вознаграждения правообладателя либо порядок его определения. При отсутствии такого условия договор признается незаключенным, поскольку к нему в силу индивидуальности большинства результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации неприменимы общие правила п. 3 ст. 424 ГК о сравнении с ценой аналогичного товара (п. 3 ст. 1234 ГК). Следовательно, в возмездном договоре об отчуждении исключительного права цена является его существенным условием.

Договор об отчуждении исключительного права по общему правилу следует считать двусторонним, ибо он предусматривает взаимные права и обязанности для обоих участников. Исключение составляет лишь реальный безвозмездный договор (по существу, являющийся разновидностью договора дарения) по причине отсутствия у одаряемой стороны каких-либо обязанностей.

Для рассматриваемого договора обязательна письменная форма, а если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, являющееся объектом отчуждаемого исключительного права, подлежат государственной регистрации, договор о его отчуждении также требует государственной регистрации (п. п. 2 и 3 ст. 1232 ГК). При отсутствии такой регистрации соответствующий договор считается недействительным (ст. 168 ГК), а переход исключительного права - несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> В связи с этим следует признать, что в случаях, когда договор о распоряжении исключительным правом подлежит государственной регистрации, традиционное отнесение его к числу реальных или консенсуальных утрачивает принципиальное значение. Ведь возникновение прав и обязанностей сторон в этих ситуациях связано не со способом совершения сделки (с реальной передачей ее предмета или только с достижением соглашения об этом), а с фактом ее государственной регистрации, в отсутствие которого сделка признается недействительной (ничтожной в соответствии с п. 1 ст. 165 ГК), т.е. не влекущей юридических последствий, на которые рассчитывали ее участники (п. 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1234, абз. 3 п. 2 ст. 1235 ГК).

Исключительное право по договору о его отчуждении переходит к приобретателю в момент заключения договора. Но данное правило является диспозитивным, допуская определение сторонами данного договора иного момента перехода права. В случае необходимости государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права оно считается перешедшим к новому правообладателю только и именно в момент такой регистрации.

При неисполнении приобретателем права по возмездному договору своей обязанности уплатить прежнему правообладателю (отчуждателю права) предусмотренное договором вознаграждение последний согласно п. 5 ст. 1234 ГК вправе: в случае если исключительное право уже перешло к приобретателю, потребовать в судебном порядке перевода на себя данного права (т.е., по сути, его возврата) и возмещения причиненных убытков, а в случае, если это право еще не перешло к приобретателю, отказаться от договора в одностороннем (внесудебном) порядке, а также потребовать возмещения всех убытков, причиненных расторжением договора. Таким образом, усиливается защита имущественных интересов правообладателя (отчуждателя исключительного права), в большинстве случаев являющегося автором результата интеллектуальной деятельности.

2. Особенности договоров об отчуждении

отдельных видов исключительных прав

Договорные отношения по отчуждению исключительного права обладают некоторыми особенностями, обусловленными характером объекта такого права. Так, при отчуждении права на секрет производства с целью поддержания составляющего его сущность режима коммерческой тайны для предшествующего правообладателя установлена обязанность сохранять конфиденциальность этого секрета до прекращения действия исключительного права на него (п. 2 ст. 1468 ГК).

При отчуждении исключительного права на товарный знак по условиям конкретного договора возможна его передача в отношении всех или только части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Вместе с тем отчуждение такого исключительного права вообще не допускается, если оно может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. п. 1 и 2 ст. 1488 ГК).

В случае нахождения объекта исключительного права в составе единой технологии лицо, организовавшее создание единой технологии, обязано заключать договоры с правообладателями результатов интеллектуальной деятельности, входящих в ее состав, на отчуждение (передачу) ему таких результатов (п. 2 ст. 1544 ГК). При этом последующее отчуждение исключительного права на единую технологию в целом означает и одновременную передачу (отчуждение) прав на входящие в ее состав отдельные результаты интеллектуальной деятельности. Если, однако, последние (часть единой технологии) имеют самостоятельное значение, то в этом качестве они могут стать и самостоятельными объектами договоров об отчуждении соответствующих исключительных прав (ч. 2 ст. 1550 ГК).

3. Договор об использовании исключительных прав

(лицензионный)

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (абз. 1 п. 1 ст. 1235 ГК).

В зависимости от наличия (сохранения) или отсутствия у лицензиара права выдачи лицензий на тот же объект другим лицам различаются соответственно простая (неисключительная) и исключительная лицензии (п. 1 ст. 1236 ГК).

Лицензионный договор по своей юридической природе может быть как реальным (в случае предоставления правообладателем-лицензиаром права использования соответствующего объекта лицензиату-пользователю), так и консенсуальным (в случае, когда лицензиар обязуется предоставить такое право лицензиату) (абз. 1 п. 1 ст. 1235 ГК).

Лицензионные договоры предполагаются возмездными, если только конкретным договором прямо не предусмотрен безвозмездный характер использования соответствующего объекта. При этом условие о цене (размере вознаграждения лицензиару) в возмездном лицензионном договоре является существенным, а при его отсутствии договор считается незаключенным, поскольку к нему неприменимы правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК, по причине возможного отсутствия аналогичного товара и соответствующей цены на него. Вознаграждение лицензиару может выплачиваться в различных формах: разовых или периодических фиксированных платежей, процентных отчислений от дохода лицензиата и др.

Наличие в лицензионном договоре взаимных прав и обязанностей делает его разновидностью двустороннего (взаимного) договора. Таковым следует считать и безвозмездный реальный лицензионный договор, ибо на лицензиате-пользователе во всяком случае лежит обязанность использовать соответствующий объект лишь в пределах и способами, прямо предусмотренными условиями договора, а на лицензиаре-правообладателе - обязанность воздерживаться от действий, способных затруднить осуществление лицензиатом своего права использования соответствующего объекта.

Лицензионные договоры должны заключаться в письменной форме, а в случаях, когда их предметом является подлежащий государственной регистрации результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, они также подлежат государственной регистрации (в этом последнем случае утрачивает смысл и их отнесение к реальным или консенсуальным сделкам). Несоблюдение правил о форме лицензионного договора или о необходимости его государственной регистрации влечет его недействительность (ничтожность). Единственный случай разрешенной законом устной формы такого договора касается лицензионного договора о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (ср. абз. 1 п. 2 ст. 1235 и п. 2 ст. 1286 ГК).

4. Содержание и исполнение лицензионного договора

К числу существенных условий лицензионного договора относятся, во-первых, его предмет (точная характеристика соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации); во-вторых, указание конкретных способов его использования (п. 6 ст. 1235 ГК). Какой-либо способ такого использования, прямо не указанный в лицензионном договоре (а, например, подразумеваемый сторонами или, по их мнению, вытекающий из "обычаев делового оборота"), не считается разрешенным (предоставленным) лицензиату. Последний вправе использовать соответствующий объект только в тех пределах и теми способами, которые прямо предусмотрены договором. Использование лицензиатом такого объекта способом, не предусмотренным договором, либо иным образом за пределами прямо предоставленных ему по данному договору прав считается нарушением исключительного права и влечет имущественную ответственность, предусмотренную законом или договором.

Поскольку исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по общему правилу имеют срочный характер и могут использоваться как на всей российской территории, так и лишь на определенной ее части, а иногда и за ее пределами, в лицензионном договоре предполагается наличие условий о территории, на которой допускается использование соответствующего объекта, и о сроке, на который заключается сам лицензионный договор. Однако эти условия предписываются не императивными, а диспозитивными нормами закона: при отсутствии указания о территории, на которой допускается использование данного объекта, лицензиат вправе осуществлять его на всей территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК), а при отсутствии указания на срок действия договора он считается заключенным на пять лет (абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК) <1>. Следовательно, оба эти условия не являются существенными, а относятся к числу так называемых обычных условий договора, не обязательно согласуемых сторонами.

--------------------------------

<1> В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК нормами Кодекса могут быть установлены и иные сроки действия лицензионного договора, например, право на использование ноу-хау может быть предоставлено без указания срока его действия (п. 2 ст. 1469 ГК), т.е. на неопределенный срок.

Вместе с тем следует иметь в виду, что срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия самого исключительного права, являющегося его предметом, а при прекращении исключительного права (в том числе по истечении установленного законом срока его действия) лицензионный договор также прекращается независимо от воли его сторон (абз. 1 и 3 п. 4 ст. 1235 ГК). Продолжение использования соответствующего объекта после прекращения действия лицензионного договора считается нарушением исключительного права и влечет имущественную ответственность, предусмотренную законом или договором.

Правообладатель (лицензиар) заинтересован в надлежащем использовании лицензиатом соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, ибо в ином случае возможно нанесение ущерба его деловой репутации и иным имущественным интересам (например, при проставлении лицензиатом-пользователем на производимой им продукции, не отвечающей должному уровню требований к ее качеству, известного товарного знака лицензиара-правообладателя). Поэтому он должен иметь возможность определенным образом контролировать использование лицензиатом соответствующего объекта. Этому же служит и обязанность лицензиата предоставлять своему контрагенту-лицензиару (правообладателю) отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Правда, такая обязанность установлена диспозитивной нормой, не исключающей ее отсутствие в конкретном договоре.

Полученное лицензиатом по договору право на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сохраняется в случае перехода (отчуждения) исключительного права от предшествующего правообладателя к новому (п. 7 ст. 1235 ГК). Иными словами, право пользования лицензиата, по сути, приобретает правомочие "следования", обременяющее исключительное право лицензиара. Такое правомочие, присущее ограниченным вещным правам, свидетельствует о некоторой близости исключительных и вещных прав, являющихся абсолютными гражданскими правами.

При этом предусмотренные лицензионным договором условия использования соответствующего объекта не подлежат изменению, поскольку место прежнего правообладателя занимает новый, становящийся лицензиаром в прежнем сохраняющем силу договоре. Иначе говоря, в этом случае происходит замена лицензиара без согласия лицензиата, причем не являющаяся случаем цессии, ибо речь идет о переходе исключительных (интеллектуальных), а не обязательственных прав.

Вместе с тем эту ситуацию не следует смешивать с возможным переходом взаимных (обязательственных) прав и обязанностей сторон лицензионного договора к другим лицам, который также вполне возможен, например, при уступке лицензиаром-правообладателем третьему лицу своего права на получение денежного вознаграждения (или его части) от лицензиата-пользователя или при переводе последним своего денежного долга перед лицензиаром на третье лицо (разумеется, с согласия лицензиара). Такой переход прав и (или) обязанностей должен осуществляться по общим правилам об уступке требования и переводе долга.

5. Сублицензионный договор

Разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор, к которому поэтому применимы нормы ГК о лицензионном договоре. Он является производным от основного лицензионного договора, что обусловливает возможность предоставления сублицензиату (вторичному пользователю) лишь таких прав и способов (возможностей) использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые прямо предусмотрены в основном (лицензионном) договоре для его контрагента-лицензиата (основного пользователя). Этим же объясняется и то обстоятельство, что в случае заключения сублицензионного договора на срок, превышающий срок действия основного (лицензионного) договора, такой "субдоговор" будет считаться заключенным только на срок действия основного договора (п. 3 ст. 1238 ГК).

Как и в большинстве других гражданских "субдоговоров" (субаренде, субподряде и т.п.), основной должник по сублицензионному договору (лицензиат) остается ответственным перед кредитором (лицензиаром) за действия своего контрагента-сублицензиара (п. 4 ст. 1238 ГК). Однако это правило носит диспозитивный характер, допускающий возложение такой ответственности по условиям договора непосредственно на сублицензиара.

6. Особенности лицензионных договоров об использовании

отдельных исключительных прав

Характер объекта исключительного права предопределяет наличие некоторых особенностей для соответствующих лицензионных отношений. Так, на обеих сторонах любого лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства лежит обязанность по сохранению его конфиденциальности до прекращения действия исключительного права на соответствующее ноу-хау (п. 3 ст. 1469 ГК), т.е. и за рамками действия соответствующего договора.

Если речь идет о лицензионном договоре, касающемся объектов авторских или смежных прав, правообладатели (в роли которых в этих случаях чаще всего выступают граждане - авторы или исполнители) получают повышенную защиту своих имущественных интересов на случай нарушения лицензиатом своей обязанности уплатить обусловленное возмездным лицензионным договором вознаграждение лицензиару. Согласно п. 4 ст. 1237 ГК последний вправе в таком случае в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения всех причиненных ему этим убытков.

По издательскому лицензионному договору, заключаемому автором (или иным правообладателем) с издателем, последний в качестве лицензиата обязан издать произведение (т.е. начать его использование) не позднее установленного в договоре срока (при его отсутствии - не позднее срока, обычного для данного вида произведений и способа их использования). При нарушении лицензиатом (издателем) этой обязанности лицензиар (автор, правообладатель) вправе не только отказаться от договора, не возмещая своему контрагенту никаких убытков, но и потребовать с него выплаты предусмотренного договором вознаграждения в полном объеме (ст. 1287 ГК).

Лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных может заключаться в виде договора присоединения (пользователя к условиям, установленным правообладателем), условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких объектов либо на их упаковке. При этом начало использования этих объектов считается согласием пользователя с условиями договора (п. 3 ст. 1286 ГК).

В лицензионном договоре о предоставлении права использования товарного знака на лицензиате лежит обязанность обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, а последний вправе контролировать соблюдение этого условия. Если потребители предъявят требования к лицензиату как к изготовителю товаров с недостатками, как лицензиат, так и лицензиар несут по таким требованиям солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК), поскольку потребители приобрели товар с их "общим" товарным знаком.

Лицензионный договор об использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта по общему правилу заключается на весь срок действия исключительного права на такой результат и в отношении всей территории его действия (абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК). Данное положение позволяет затем максимально эффективно использовать исключительное право на сложный объект в целом. Вместе с тем данное правило имеет диспозитивный характер и может быть изменено соглашением сторон конкретного лицензионного договора.

В отношении отдельных результатов творческой деятельности, составляющих сложный объект, его создатель может заключать с правообладателями договоры исключительной или простой (неисключительной) лицензии. Но в любом случае условия лицензионного договора не могут ограничивать использование отдельного результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта (п. 2 ст. 1240 ГК). Они, следовательно, могут устанавливать или исключать возможность выдачи правообладателем лицензий на использование отдельного результата интеллектуальной деятельности другим лицам, но не могут ограничивать лицензиата, организовавшего создание сложного объекта, в целевом использовании названного результата в его составе.

Изложенные правила применяются и к праву использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, поскольку она обычно также создается на основании договоров с обладателями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящих в ее состав (ст. 1550 ГК).

Вместе с тем договор о передаче исключительных прав на единую технологию обладает и некоторыми особенностями, в частности, одним из его существенных условий является план реализации единой технологии, невыполнение которого считается основанием для расторжения такого договора в судебном порядке и перехода прав на единую технологию к Российской Федерации или ее субъекту <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. п. 2 и 7 ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 284-ФЗ "О передаче прав на единые технологии" // СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. I). Ст. 6239.

Дополнительная литература

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник для вузов. М., 2000.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008.

Научно-практический комментарий к части IV Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. Е.А. Суханова // Труды юридического факультета МГУ. Кн. 8. М., 2008.

Свядосц Ю.И. Лицензионный договор. М., 1979.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд. М., 2004.

Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М., 1976.

Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988.

Глава 40. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ АВТОРСКИХ ДОГОВОРОВ

Дата добавления: 2014-11-25