Деятельности и средства индивидуализации 30 страница

Как правило, сегодня ни одна компания не занимается и изготовлением продукции, и ее реализацией на рынке. Существует целая сеть оптовиков, розничных торговцев и т.д. Более полный перечень, нарушающий патент действий, позволяет патентообладателю проследить за всей цепочкой противоправных действий и взыскать убытки с каждого правонарушителя. Этим обеспечивается более полная защита имущественных интересов патентообладателя. Однако следует учитывать, что каждая форма противоправного использования имеет свои особенности.

Сам факт изготовления нарушающего патент продукта (даже в ограниченном количестве) является достаточным для привлечения нарушителя к ответственности, независимо от назначения или дальнейшего использования контрафактных продуктов. При этом, конечно, изготовление должно осуществляться с целью извлечения прибыли. Однако не является нарушением, например, простое изготовление чертежей изобретения без дальнейшей его разработки и внедрения. Незавершенное или неполное изготовление продукта также не является нарушением патента.

Как и при изготовлении запатентованного продукта, ответственность наступает для нарушителя при наличии одного факта применения способа.

Ввоз контрафактной продукции на территорию России также считается законченным правонарушением, даже независимо от целей дальнейшего использования этой продукции. Необязательно, чтобы ввезенный товар предназначался для продажи, достаточно одного использования импортируемых товаров. Нарушение патента путем ввоза считается осуществленным, как только товар пересекает Государственную границу. По вопросу о транзитной перевозке товаров через территорию России можно предположить отсутствие нарушения патента, поскольку их ввоз на российскую территорию не является окончательным.

Предложение к продаже считается правонарушением независимо от факта заключения в дальнейшем сделки. Оно может осуществляться самыми разнообразными способами: выставление продукта (в течение даже непродолжительного времени) в витрине магазина, на выставке или ярмарке, объявление о продаже продукта в средствах печати, по радио, на телевидении, в сети Интернет, выставление рекламных щитов, вручение покупателям каталогов и т.п.

При хранении чужого объекта нарушитель отвечает уже за сам факт хранения, но при условии, что такое хранение осуществляется с целью применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот заинтересованного продукта.

Одним из наиболее распространенных заблуждений в данной сфере правового регулирования является квалификация такого незаконного способа использования, как "иное введение в гражданский оборот". Зачастую под иным введением в гражданский оборот понимается ввоз на территорию России, изготовление, применения запатентованного продукта, что является ошибочным с точки зрения понятия оборотоспособности объектов гражданских прав согласно ст. 129 ГК РФ. Оборотоспособность характеризуется отчуждением или переходом от одного лица к другому объекта гражданских прав. Под это определение никак нельзя подогнать ввоз как таковой на территорию России, а также изготовление и применение объекта.

Под иными введениями в гражданский оборот следует понимать иные, помимо продажи или предложения к продаже, акты отчуждения или передачи запатентованного объекта (например, сдача в аренду, передача в залог). Именно такое понимание иного введения в гражданский оборот можно отметить в судебной практике государств с развитым правопорядком.

Ошибки при квалификации нарушения патента могут привести к привлечению к ответственности лиц, на которых она не должна распространяться. Так, например, признание разработки научно-технической документации, в которой воплощено чужое изобретение, нарушением патента в форме иного введения в гражданский оборот, поскольку такая документация является научно-техническим продуктом, представляется ошибочным. Здесь делается попытка отождествить правонарушающие действия, в частности изготовление, с иным введением в гражданский оборот. Чтобы привлечь к ответственности исполнителя технической документации, необходимо доказать его участие в нарушении патента в форме изготовления продукта, в котором воплощено запатентованное изобретение. Причем изготовление продукта признается в том случае, если он материализован в реальном объекте - например, в устройстве, а не в виде научно-технической документации - это этап, предшествующий использованию изобретения в форме изготовления изделий, в которых оно воплощено.

8. В подп. 3 п. 2 комментируемой статьи закреплено положение, являющееся особенностью российского патентного законодательства в сфере защиты от нарушения патента (контрафакции). Согласно указанному положению использованием (в том числе незаконным) считается совершение действий по использованию в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ. В практике экспертизы данное положение иллюстрируется следующим примером: если получен патент на способ обработки видеосигнала, то у патентообладателя необходимо получить разрешение на ввоз, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в оборот или хранение телевизоров, в которых аппаратно или программно реализуется такой способ обработки. Вполне очевидно, что комментируемое положение существенно расширяет полномочия обладателей российских патентов на способ по защите своих имущественных интересов.

9. В пункте 3 комментируемой статьи закреплены важные нормы об установлении фактов использования изобретения, полезной модели и промышленного образца. При этом установление факта использования объекта требуется как для квалификации нарушения патента (контрафакции), так и для других целей, в том числе для выплаты вознаграждения автору-работнику за служебное изобретение, служебную полезную модель и служебный промышленный образец (см. комментарий к ст. 1370 ГК РФ), для выплаты денежной компенсации за использование заявленного изобретения в период временной правовой охраны (см. комментарий к ст. 1392 ГК РФ), установления права преждепользования (см. комментарий к ст. 1361 ГК РФ), установления права послепользования (см. комментарий к п. 3 ст. 1400 ГК РФ).

В абзаце первом п. 3 комментируемой статьи устанавливается, что понимается под использованием изобретения или полезной модели в продукте или способе: если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действия по использованию.

Из вышеизложенного следует, что формула изобретения или полезной модели служит критерием при установлении факта использования запатентованного изобретения или полезной модели, в том числе и незаконного использования, т.е. нарушения патента (путем сравнения объектов, которые предположительно нарушают патент, с объектами, находящимися под охраной патента).

Кроме того, при толковании формулы изобретения или полезной модели может быть применена так называемая теория эквивалентов, согласно которой признаки считаются эквивалентными, если они выполняют одну и ту же техническую функцию для достижения одного и того же результата, хотя и отличаются по форме. Иными словами, при определении эквивалентности признаков учитывается их взаимозаменяемость.

В абзаце втором п. 3 устанавливается, что понимается под использованием промышленного образца в изделии: если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

Перечень существенных признаков промышленного образца включен в понятие использования промышленного образца в 2003 г. (п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ) для характеристики внешнего вида изделия в статическом состоянии последнего.

Как следует из вышеизложенного, перечень существенных признаков промышленного образца, т.е. словесное их описание, хотя является вспомогательным инструментом для определения факта использования промышленного образца, в том числе и незаконного, все же играет в некоторой степени роль формулы изобретения.

В абзаце третьем п. 3 предусмотрен особый случай признания использованным изобретения, полезной модели, промышленного образца: если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца.

В данной норме описаны случаи так называемых зависимых патентов. Один из таких случаев, предусмотренных в п. 2 ст. 1362 ГК РФ (см. комментарий к ней), может завершиться выдачей принудительной лицензии.

10. В пункте 4 комментируемой статьи описана ситуация, когда сообладателями патента на одно изобретение, одну полезную модель или один промышленный образец являются два или более лица, независимо от того, является ли кто-либо из них автором этого результата интеллектуальной деятельности. Для целей применения данной нормы сделана ссылка на правила, установленные пунктами 2 и 3 ст. 1348 ГК РФ (см. комментарий к данной статье).

Содержание комментируемой нормы в принципе соответствует содержанию абзаца шестого п. 1 ст. 10 ранее действовавшего Патентного закона РФ.

Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1359

1. Комментируемая статья посвящена действиям, не являющимся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, т.е. случаям свободного использования запатентованных объектов.

В патентных законодательствах государств мира почти повсеместно закреплены положения, согласно которым определены действия, формально нарушающие чужой патент, которые на самом деле таковыми не являются.

Речь идет о так называемых исключениях из патентной монополии патентообладателя, направленных на установление разумного баланса интересов между патентообладателями, иными лицами и обществом в целом.

Естественно, что такие исключения существенно ограничивают объем исключительного права патентообладателя. Делается это для содействия научно-техническому прогрессу в стране, решения ряда социальных проблем, выполнения международно-правовых обязательств государства.

2. В российском законодательстве исключения из патентной монополии сконцентрированы в основном в комментируемой статье, которая в целом повторяет положения ст. 11 ранее действовавшего Патентного закона РФ.

В комментируемой статье установлен исчерпывающий перечень случаев свободного, в основном безвозмездного использования запатентованных объектов, состоящий из шести позиций.

Между тем исключения из патентной монополии не сводятся к тем случаям свободного использования запатентованных объектов, которые перечислены в указанном перечне. К исключениям из патентной монополии можно причислить, например, использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в интересах национальной безопасности (см. комментарий к ст. 1360 ГК РФ), право преждепользования (см. комментарий к ст. 1361 ГК РФ), принудительное лицензирование (см. комментарий к ст. 1362 ГК РФ).

Указанный феномен связан в основном с заимствованием Россией зарубежных образцов правового регулирования в указанной сфере, которое образовалось не одномоментно, а на протяжении длительного периода времени.

3. Общие положения, лежащие в основе исключений, ограничивающих патентную монополию, установлены ст. 10 ГК РФ, которая определяет пределы осуществления гражданских прав.

В соответствии с данной статьей при осуществлении гражданских прав запрещены:

- действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах;

- использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке <1>.

--------------------------------

<1> В данном случае мысль законодателя выражена нечетко, поскольку злоупотребление доминирующим положением на рынке является одной из форм ограничения конкуренции.

В целом пределы осуществления гражданских прав связываются с разумными и добросовестными действиями граждан и юридических лиц, которые законом презюмируются.

4. Первое исключение из патентной монополии относится к применению продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применению изделия, в котором использован промышленный образец, на транспортных средствах или в космической технике иностранных государств, временно или случайно находящихся на территории РФ, действующее на началах взаимности.

Это общепризнанное в мировой патентной практике исключение из патентной монополии; оно предусмотрено также международным патентным правом (например, ст. 5.ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

Однако в отличие от зарубежного опыта, российское законодательство не предусматривает применение запатентованного способа в транспортных средствах иностранных государств, что может повлечь за собой ответные меры в отношении российских транспортных средств, находящихся временно или случайно на территориях зарубежных государств.

5. Второе исключение из патентной монополии касается проведения научного исследования продукта, способа или изделия, в которых использованы, соответственно, изобретение, полезная модель или промышленный образец, либо проведения эксперимента над таким продуктом, способом или изделием.

Российский законодатель, на мой взгляд, некорректно сформулировал указанное исключение из патентной монополии, ограничив его применение только случаями проведения научного исследования или эксперимента.

За рубежом указанное исключение служит целям развития научно-технического прогресса, позволяя третьим лицам осуществление всех действий, относящихся к предмету запатентованного изобретения, в экспериментальных целях.

6. Третье исключение из патентной монополии заключается в использовании запатентованного объекта при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок с последующей выплатой ему соразмерной компенсации.

Указанное исключение из патентной монополии не является случаем безусловного свободного использования запатентованного объекта, поскольку влечет за собой выплату патентообладателю соразмерной компенсации, а также его уведомление о таком использовании в кратчайший срок.

При этом следует иметь в виду, что использование запатентованного объекта следует понимать в широком смысле, т.е. в соответствии с положениями ст. 1358 ГК РФ (см. комментарий к этой статье), но строго в определенных целях - для устранения последствий чрезвычайных обстоятельств.

7. Четвертым исключением из патентной монополии является использование запатентованного объекта для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода.

Как и в предыдущем случае исключения из патентной монополии, использование следует понимать в широком смысле, однако не для целей получения прибыли или дохода.

8. Пятое исключение из патентной монополии охватывает разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения.

Российский законодатель слишком узко сформулировал указанное исключение из патентной монополии. В мировой патентной практике действие патента не распространяется не только на непосредственное и разовое приготовление лекарств в аптеках по рецепту врача, но также и на действия, касающиеся приготовленных таким образом лекарств, т.е. и на их продажу по рецептам.

В связи с вышеизложенным следует полагать, что разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств теряет свой смысл, если оно не будет сопровождаться разрешением на их продажу пациентам.

Вместе с тем следует учитывать тот факт, что такое изготовление лекарственных средств должно быть действительно разовым и не перерастать в приготовление запасов таких лекарственных средств для их дальнейшей продажи, что в условиях больших городов нанесло бы ощутимый ущерб экономическим интересам патентообладателя.

9. Последнее, шестое, исключение из патентной монополии, предусмотренное комментируемой статьей, касается правила исчерпания прав патентообладателя.

В основе данного правила лежит так называемая теория исчерпания прав патентообладателя, разработанная в патентных системах государств с развитым правопорядком. Сущность этой теории заключается в ограничении прав патентообладателя после изготовления запатентованного продукта и первого ввода его в гражданский оборот им самим или с его согласия (уполномоченным лицом, которым может быть, например, лицензиат) в отношении действий по дальнейшей коммерческой реализации или использования этого продукта (перепродажа, сдача в аренду и т.д.). Контроль патентообладателя за такими действиями может осуществляться на договорных условиях, если это не нарушает антимонопольное законодательство, и, естественно, в случае нарушения контрагентом таких условий последний будет нести не деликтную, а договорную ответственность, т.е. не будет считаться нарушителем патента.

Предполагается, что патентообладатель в результате ввода запатентованного объекта в гражданский оборот им самим или через уполномоченное лицо автоматически исчерпывает свое исключительное право, так как он уже получил выгоду из своей монополии.

В мировой патентной практике различают два основных принципа исчерпания прав патентообладателя (национальный и международный) в зависимости от того, с какой территорией, где произошел ввод продукта в гражданский оборот, законодатель связывает исчерпание прав патентообладателя.

Национальный принцип исчерпания прав патентообладателя, который получил наибольшее распространение в мире, действует в том случае, когда исключительное право считается исчерпанным при введении товара в гражданский оборот на национальной территории. Международный принцип исчерпания прав патентообладателя действует в том случае, когда исключительное право считается исчерпанным при введении товара в гражданский оборот как на национальной территории, так и за рубежом.

Вполне естественно, что международный принцип исчерпания прав не выгоден для патентообладателя, поскольку он не вправе запретить ввоз и продажу на территории действия патента продуктов, которые были им впервые введены в гражданский оборот за рубежом.

Следует особо отметить, что в Патентном законе РФ в редакции 1992 г. отсутствовало указание на место введения запатентованного продукта или изделия в оборот, что давало основание для применения невыгодного для патентообладателя международного принципа исчерпания прав. Последовавшее в 2003 г. четкое указание на введение запатентованного продукта или изделия в гражданский оборот на территории Российской Федерации сняло ранее существовавшую неопределенность относительно места введения в гражданский оборот, в том числе и за рубежом, что могло нанести вред имущественным интересам патентообладателя.

Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности

Комментарий к статье 1360

1. Комментируемая статья посвящена одному из исключений из патентной монополии: использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности.

В принципе это общепризнанная норма в патентных законодательствах зарубежных государств. Как правило, ограничение прав патентообладателя в данном случае осуществляется в форме выдачи официальных лицензий и по более широкому спектру оснований, например в интересах общественного здравоохранения, национальной экономики.

2. По сравнению с ранее действовавшим патентным законодательством (п. 4 ст. 13 Патентного закона РФ) данная статья претерпела некоторые изменения.

Законодатель посчитал необходимым вынести в название комментируемой статьи родовое понятие "национальная безопасность", а в ее текст включить два видовых понятия: "оборона" и "безопасность".

Под понятием "оборона" понимается система политических, экономических, военных, социальных правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита РФ, целостности и неприкосновенности ее территории (см. ст. 1 Федерального закона "Об обороне" от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 23. Ст. 2750).

Понятие "безопасность" означает состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз (ст. 1 Закона РФ "О безопасности" от 5 марта 1992 г. N 2446-1 // Ведомости РФ. 1992. N 15. Ст. 769).

Указанная правовая конструкция в принципе соответствует нормам международного права. Так, согласно Сиракузским принципам толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о гражданских и политических правах под национальной безопасностью понимается защита существования нации или ее территориальной целостности либо политической независимости против силы или угрозы силой.

3. Закрепленное в комментируемой статье исключение из патентной монополии не является случаем свободного (безвозмездного) использования запатентованного объекта.

Предоставление Правительством РФ разрешения на использование запатентованного объекта без согласия патентообладателя влечет за собой выплату последнему соразмерной компенсации. При этом патентообладатель должен уведомляться о факте такого разрешения в кратчайший срок.

Понятия "соразмерное вознаграждение", "кратчайший срок", являющиеся оценочными понятиями, требуют их раскрытия в подзаконном акте Правительства РФ, равно как и всего механизма предоставления разрешения на использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной обороны.

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1361

1. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец, закрепленное в комментируемой статье, во всех правовых системах традиционно относят к исключениям из патентной монополии.

По сравнению с ранее действовавшим законодательством (ст. 12 Патентного Закона РФ) положения о праве преждепользования претерпели незначительные изменения.

Смысл института преждепользования заключается в поощрении параллельного творчества лиц, которые по тем или иным причинам не смогли вовремя запатентовать результаты своего технического или художественно-конструктивного творчества.

2. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (см. комментарии к ст. 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории России созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.

Как следует из п. 1 комментируемой статьи, действие права преждепользования предполагает наличие следующих условий:

- добросовестное использование тождественного решения (или добросовестные необходимые приготовления к такому использованию) на территории России до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца <1>;

--------------------------------

<1> Нечеткая формулировка п. 1 данной статьи допускает толкование, согласно которому необходимые приготовления к использованию могут иметь место как на территории России, так и за ее пределами. Однако с таким толкованием нельзя согласиться, поскольку право преждепользования, как и исключительное право, имеет территориальный характер, т.е. его действие связано с определенной территорией.

- независимое от автора изобретения, полезной модели или промышленного образца создание тождественного решения;

- нерасширение объема использования тождественного решения.

3. Следует особо отметить, что право преждепользования по российскому законодательству существенно отличается от аналогичного права, действующего в большинстве государств с развитым правопорядком.

Патентные законодательства таких государств не содержат, например, такого условия действительности права преждепользования, как независимость при создании тождественного решения.

Последовательное применение указанного положения существенно сужает полномочия преждепользователя. Представим себе ситуацию, когда заказчик разработки использует изобретение в режиме ноу-хау, а затем автор патентует данное изобретение. Заказчик в этом случае, при отсутствии соответствующих условий договора, не сможет использовать результаты заказанной разработки даже как преждепользователь, поскольку изобретение, полезная модель или промышленный образец, согласно п. 1 комментируемой статьи, должно быть создано независимо от его автора.

Почти повсеместно закреплено единственное условие действительности права преждепользования: добросовестное использование или принятие необходимых для этого мер, что на практике означает отсутствие заимствования или присвоения чужого изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Поэтому требование о нерасширении объема использования тождественного решения по российскому законодательству также можно расценить как неоправданное сужение полномочий преждепользователя. Кроме того, с большой долей уверенности можно прогнозировать возникновение затруднений при рассмотрении судебных споров о праве преждепользования в отношении определения объема использования на дату приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца.

4. Преждепользование можно квалифицировать как случай свободного (безвозмездного) использования параллельно созданного (т.е. своего, а не чужого) изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право преждепользования - это субъективное гражданское право, имеющее индивидуальный характер, действующее в пределах территории России.

В отличие от патентообладателя, полномочия преждепользователя ограничены использованием объекта преждепользования, как правило, на предприятии преждепользователя, а в России - дополнительно ограничено запретом расширения объема такого использования.

Обычно право преждепользования не удостоверяется никакими охранными документами. В редких случаях, например в Австрии, преждепользователь может потребовать, чтобы его право было признано патентообладателем путем выдачи удостоверения. В случае отказа по ходатайству преждепользователя патентное ведомство выносит соответствующее решение и вносит запись об этом в патентный реестр.

5. В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрен единственный способ передачи права преждепользования другому лицу: только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления <1>.

--------------------------------

<1> Комментируемая норма отличается от ранее действовавшей заменой экономического термина "производство" на юридический термин "предприятие", понятие которого в качестве объекта права раскрыто в ст. 132 ГК РФ.

Сказанное означает, что право преждепользования в составе части предприятия не допускается, необходима сделка в отношении предприятия в целом, равно как и не допускается самостоятельная, отдельная от этого предприятия передача этого права.

Однако это ответ на один вопрос. Не совсем ясно, какой смысл вкладывал законодатель в термин "передано" при формулировке нормы о том, что "право преждепользования может быть передано другому лицу".

Возможно узкое толкование этого термина, например, при передаче права преждепользования в рамках договора продажи предприятия (см. ст. 559 ГК РФ), т.е. допускается только отчуждение права преждепользования вместе с предприятием в целом.

Однако логично предположить, что законодатель имел в виду широкое толкование этого термина, включающее передачу права преждепользования, в том числе по договору аренды предприятия (см. ст. 656 ГК РФ), а также случаи перехода права преждепользования к другим лицам без договора (наследование, реорганизация юридического лица, обращение взыскания на имущество патентообладателя).

Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1362

1. В комментируемой статье предусмотрено предоставление двух видов принудительных лицензий (в случае неиспользования или недостаточного использования патентообладателем запатентованных объектов и в случае так называемых зависимых изобретений), которые в ранее действовавшем законодательстве были урегулированы соответственно п. 3 и 4 ст. 10 Патентного закона РФ.

Институт принудительного лицензирования предусмотрен в патентных законодательствах большинства государств мира, хотя на практике он не получил широкого применения.

Дата добавления: 2015-06-25